【商標】SPOTIFY美國商標異議案~著名商標有什麼特別？
2022/02/24閱讀時間約 6 分鐘
2022年1月10日，針對U.S. Software申請的「POTIFY」商標(No.87/904,185)，被SPOTIFY提出異議(No. 91243297 & 91248487)一案，美國商標審理與上訴委員會（TTAB）作出異議成立的決定。不僅承認「SPOTIFY」為著名商標，也認定POTIFY的註冊，將造成SPOTIFY減損識別性(diminish Spotify’s distinctiveness)的商標淡化效果。
SPOTIFY AB(瑞典商世播飛公司)是一家瑞典線上音樂串流服務平臺，於2006年4月由Daniel Ek和Martin Lorentzon創立。目前是全球最大的串流音樂服務商，與環球音樂集團、索尼音樂娛樂、華納音樂集團、Kakao M四大唱片公司及其它唱片公司合作授權，截至2021年第四季用戶規模有4億，1.8億訂閱者。
被異議商標「POTIFY」的商品描述(09類)
使用於可下載軟體，其用於檢索、創建和製作與【醫用大麻藥房】和【醫生辦公室】有關的彙編、排名、評級、評論和推薦，以及顯示和共享用戶的位置以及搜尋、定位和與其他用戶和地點互動 ( Downloadable software for use in searching, creating and making compilations, rankings, ratings, reviews, referrals and recommendations relating to medical marijuana dispensaries and doctor's offices and displaying and sharing a user's location and finding, locating, and interacting with other users and place)
雖然大麻和音樂串流平台在商品和服務上並非相同或類似之領域，但TTAB仍判定「POTIFY」將導致「SPOTIFY」此著名商標，受到減損識別性的商標淡化效果。
著名商標是什麼？有什麼特別保護效力？
申請商標時，主要以是否造成「混淆誤認之虞」作為審查標準。不過，當已註冊的商標已經是皆所眾知時，僅僅防止混淆誤認之虞，已不足以作為合理的保護標準。
著名商標，是指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。由著名商標具有較高之知名度，通常容易遭他人利用或仿冒，為防止區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故需要特別的保護。
特別保護：其他人不得減損著名商標之「識別性」與「信譽」
- 我國商標法第30條提到，相同或近似於他人著名商標或標章，有致「相關公眾混淆誤認之虞」，或有減損著名商標或標章之「識別性」或「信譽」之虞者，不得註冊。
- 我國商標法第70條提到，故意使用與著名商標的相同或近似之商標，有致減損該商標之「識別性」或「信譽」之虞者，視為侵害商標權。而以著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致「相關消費者混淆誤認之虞」，或減損該商標之「識別性」或「信譽」之虞者，也是如此。
減損「識別性」，當著名商標持續被他人襲用，逐漸減弱或分散商標曾經強烈指示單一來源之特徵及吸引力時，導致曾經強烈指示單一來源之商標有可能變成指示二種或二種以上來源之商標，或使商標在社會大眾之心中不會留下單一聯想或獨特性印象。
也就是說，著名商標與商品或服務間之關聯性，將因第三人的不當使用而遭到淡化，原先單一、獨特的聯想變成二種以上時，「識別性」就有受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。
減損「信譽」，使相關消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生降低貶抑或負面之聯想。
若第三人不當使用著名商標，例如以性暗示、噁心低級的方式來使用，導致消費者產生負面的聯想，就會減損著名商標的品質、信譽。
以我國的香奈兒案為例
「香奈兒集團」係世界知名之香水、化粧品、服飾、鞋類、皮件、首飾等商品之產銷公司，香奈兒集團並自西元1912年起，開始以「CHANEL」作為商標使用在其所出產之香水、化粧品、服飾、手錶等各式商品，在我國亦自民國49年起，陸續註冊取得「香奈兒」及「CHANEL」等商標。
「CHANEL」、「香奈兒」及「香奈爾」經年投入大量資金與人力在多家報紙與雜誌刊登廣告，加以宣傳促銷商品或服。智慧財產局99年11月所編製之「著名商標名錄及案例評析附冊」及「著名商標案件彙編」，暨97年12月19日商標異議審定書，均列為著名商標。
取名香奈爾 銀樓當舖都罰
(智慧財產法院100年度民商上字第10號民事判決)
A店以「香奈兒精品當舖」為招牌，並使用載有「香奈兒精品當舖」之名片及廣告文宣，B店以「香奈爾珠寶銀樓有限公司」等名義對外宣傳，並使用 「香奈爾精品當舖」名義於報紙刊登廣告。
法院認為：「當鋪」或「典當」則係為有現金之急用，卻欠缺足以向金融機構取得貸款之信用者，提出動產向當鋪業者質借現金之營業，其於我國社會大眾心目中之印象，屬於為信用欠佳或急需用錢者提供快速質借之服務，與原商標所標榜之形象大相逕庭。
另外，香奈爾當鋪等係經營與香奈兒公司類似之商品或服務，即精品、珠寶之流當品買賣等，則其使用「香奈兒」、「香奈爾」及「chanel」之行為，雖不會造成消費者或社會大眾有混淆誤認之虞，然若不制止，則會使消費者或社會大眾誤以為均可使用，而導致原著名商標「識別性」之減弱。
法院判被告應給付香奈兒公司350萬元（財產上損害賠償50萬元及信譽上損害賠償300 萬元），並將判決主文及內容登報道歉。 (2012.05.03)
摩鐵取名香奈兒 挨告改名再賠300萬
(智慧財產法院105年度民商上字第8號民事判決)
被告使用『香奈兒』字樣及CHANNEL字樣於香奈兒旅館之招牌及廣告傳單，並作為網域名稱之特取部分，即網址：http://www.channelmo tel.com.tw。
「香奈兒休閒旅館」經營住宿服務，其與原商標表彰精品形象間，大相逕庭。除兩者之服務訴求不同外，兩者事業形象亦相差甚鉅。被告將原商標用於住宿業，相關消費者對原商標可能產生旅館業之聯想，並對於原商標所代表之精緻、時尚及品味之品質，會產生坊間休閒旅館或汽車旅館聯想，有致相關消費者混淆誤認之虞，自有減損系原商標「信譽」之虞。 法院認定上訴人應連帶賠償財產上損害賠償300萬元。 (2017.04.27)
著名商標是企業苦心經營的成果，商標法給予更高強度的保護，以維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展。
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