前幾天，同業的專利師問我一個美國專利申請案收到35 USC 101核駁的問題，審查委員指出，請求項雖然使用基因演算法，但整體來說，卻是一種抽象概念，而不屬於美國專利法所保護的客體。同業道長不解的是，為什麼明明套用了基因演算法，審查委員卻還是認為是抽象概念。
我稍微地看了請求項的內容，發現了請求項是保護一種方法，這個方法並沒有限定是由計算機裝置去計算，也就是請求項之方法的執行對象也可能是人。另外，進一步地查閱請求項的內容，步驟幾乎都是寫「根據輸入參數A、輸入參數B產生輸出參數C」之類的「黑盒子」描述，而沒有具體的細節。
關於軟體類的專利，其執行應該是由計算機裝置，如果範圍擴大到人也可以去執行，則不屬於美國專利法所保護的客體，該篇美國專利申請案的方法雖涉及基因演算法，但基因演算法並非不能由人去計算(只是會算到瘋掉)。再者，即使是將請求項的方法限定是由計算機裝置執行，仍然有一個問題是，由於，步驟內容都是「黑盒子」的描述，輸入參數與輸出參數的定義也不清楚，因此，審查委員說是一種請求項保護一種抽象概念並不為過。
處理這類核駁的答辯理由的方式，除了上面所述的，將請求項的方法限定是由計算機裝置執行外，需要進一步地將「根據輸入參數A、輸入參數B產生輸出參數C」的細節做法描述於請求項中，並且在答辯稿中指出，請求項的方法雖然不是用於改善計算機計算的效能，但請求項的方法中之步驟的做法使用了特定算法，並非單純地將人工轉自動化，而是進行了資料的處理才能藉此獲得特定資訊，以使特定資訊能夠被用來進行某種用途，以藉此解決在其他技術領域所遭遇的技術問題，並達到相應的技術效果。
初心專利商標事務所-黃富源專利師 ip.service@ccipfirm.com
