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四分衛林 / 產業顧問
對於眾多台灣工商企業而言，捲入美國專利訴訟絕非僅是遭遇一場普通的法律紛爭，而是一場足以動搖企業根基、甚至導致崩解的猛烈風暴 。許多企業投入多年心血，從研發、設計到產品成形，好不容易將創新轉化為具體產品與實際營收，卻可能因為一紙告狀，被迫退出美國市場，面臨營收歸零、產品下架，甚至動輒數千萬美元的賠償風險 。更極端的情況是，當企業負責人踏上美國國土時，還可能面臨個人法律責任所帶來的人身風險 。然而，真正讓經營者感到無力的，往往不僅是官司的「輸或贏」，而是整個專利訴訟過程的冗長、高度不確定性，以及完全失控的成本結構 。
筆者長期服務於半導體電子產業，曾親身經歷多起美國聯邦地方法院、上訴法院以及國際貿易委員會（ITC）的訴訟程序 。在這些實戰中，親眼目睹了不同律師團隊的策略選擇如何改變案件節奏，也觀察到律師與法官之間微妙卻關鍵的互動，以及法官對程序的主導方式如何實際影響案件走向 。
這些沉痛的經驗引發了一個深刻的反思：法律條文（Law）是否真的等同於法律公正（Justice）？ 為了讓台灣企業與政府單位在進入戰場前看清規則、盤算代價，並避免在資訊不對等下打一場「冤枉仗」，筆者將以系列文章分享自身在美國的訴訟經驗。
本文為系列文章第一篇，詳盡拆解美國專利訴訟的5個關鍵階段中的前三關 (Markman Hearing、文件探索 Discovery及庭外偵訊 Deposition)。從定義範圍的 Markman Hearing、文件探索 Discovery、庭外偵訊 Deposition、訴訟前會議 Pre-Trial，到最終的法庭審理 Trial ，讓讀者先對美國專利訴訟有一個宏觀的認知。
第一關：Markman Hearing — 決定戰場大小的「劃地圖」遊戲
在訴訟初期，Markman Hearing 的本質並非法律攻防，而是一場關於風險邊界的劃定。在這個階段，法官並不裁定是否侵權或專利是否有效，而是在訴訟起點替整場戰爭「畫地圖」：定義哪些產品可能被拉進戰局、專利宣告的保護範圍有多寬，以及後續攻防的範圍。一旦法官對專利宣告文字做出定義，該定義在後續整個訴訟中便不再改變 。
許多企業主管常誤以為這只是法律文字的解釋，但實務上它直接決定了後續要投入多少資源進行防守、是否還有主打「專利無效」的反擊空間，以及訴訟是否會演變成一場全面的消耗戰 。對專利持有者而言，地圖畫大了能帶來更多談判籌碼，但相對也必須付出更高的防守成本來支撐專利的有效性 。
筆者曾親身經歷一個深刻案例：發展出來的第一個產品在市場獲肯定後，隨即遭到一件剛通過審查的專利指控侵權，我方隨即提出專利無效反擊。在Markman Hearing中，爭議焦點在於「臨界點」的定義。甲方（原告）主張產品只要運作在「臨界點附近」即落入其專利範圍；乙方（我方）則指出，專利文件中 18 次提到臨界點，其中 17 次明確要求「在臨界點」工作，僅 1 次提及「靠近臨界點」 。從技術邏輯與文件一致性來看，法官本不難判斷其設計意圖，但結果並未完全依技術邏輯走。由於乙方律師態度過於強硬對抗，而甲方律師即便難以解釋文件矛盾卻展現高度謙和，最終法官採納了甲方較寬廣的解釋 。
這個結果不僅是「在爭論上輸了一點點」， 而是導致整張戰爭地圖被瞬間擴大：更多產品被納入侵權風險、Discovery 成本也因文件數量暴增而飆升，且原本不該成為戰場的區域也被迫投入防禦資源。因此，企業主管在此階段絕非旁聽者，必須主動確認3年事：(1) 最壞情況下的市場影響、(2)技術論點是否用法官能接受的語言呈現，以及(3)律師是否意識到態度及溝通方式本身也是策略的一部分 。
對產品企業主管來說，Markman Hearing 這一關決定的不是法律最終勝負，而是後續怎麼防守，也決定了是否還保有主動權：即提專利無效爭議。
第二關：Discovery — 資料索取背後的隱形成本
當第一階段結束，訴訟會迅速進入「相關資料索取與提供」的 Discovery 階段 。此時，雙方律師團會依據策略向對方索取任何「可能」有助於案件的資料，即使在當下看來似乎不相關，律師往往也會選擇「寧可多要、不願漏掉」。面對要求，企業只能在提供、拒絕或主張不具關聯性而請求法官裁定之間權衡 。
此一過程絕不僅是法務或律師的工作。是否提供某份資料牽涉到技術脈絡、研發流程甚至商業機密 。若缺乏技術背景人員的參與，幾乎不可能有正確的決策。若與律師溝通失焦，再好的技術判斷也無用武之地。這是一個極為耗時且必須高度審慎的階段，稍有輕忽便會付出難以回收的代價 。
在實務現場，企業往往必須應原告要求提供所有相關資料，包括產品規格書、與客戶間的電郵書信、會議記錄、研發演進文件、行銷溝通紀錄，甚至是同仁間提及產品的內部郵件。只要可能被認定與產品有關，幾乎都在索取範圍內 。同時，甲方也必須提供與專利相關的原始構想文件、發明紀錄、技術草稿、與專利局的往來以及與第三方的討論紀錄 。
這是一場雙方都無法全身而退的資料消耗戰 。筆者經歷的是公司法務跨部門動員，涵蓋IT、產品定義與研發單位、設計、測試工程、生產製造及行銷業務等所有部門 。大量資料經內部過濾後再轉交律師判斷 。對主管而言，真正消耗的不是訴訟費，而是人力、時間以及對日常營運的全面干擾，且這些被抽離的資源往往來自新產品開發最關鍵的團隊 。在這個時間點，企業主管其實不可能逐一審閱每一份文件。能做的，往往只是在確保方向不失控的前提下，開始為下一個階段做心理與組織上的準備。
表1. 美國專利訴訟中，Discovery 階段文件管理清單；整理製表／北美智權報 四分衛林
在此同時，雙方通常也會開始聘請專家證人，協助案件的技術層面分析；專家證人的引入為訴訟的關鍵支點。專家通常來自學術或產業界，具備深厚技術背景。在筆者公司的案件中，除了律師推薦，也主動向學術界前輩請益，共接觸了5位人選，讓他們理解專利內容並說明產品特性 。經過冗長且審慎的評估，最終邀請了一位美國知名的大學教授接下技術分析工作 。
第三關：庭外偵訊 — 企業主管的最嚴苛考驗
無論原告或被告，庭外偵訊（Deposition）都是承受最高心理壓力的階段之一。被偵訊者需在法庭外接受雙方律師的正式詢問，全程每一個問題與回答，都會被全程錄影錄音，法律效力等同法庭作證 。對於非英文母語且未受法律訓練的人而言，難度更是倍增，因為每一句回答都可能在最終審判中被逐字放大檢視。
筆者經歷過的每一場訴訟，都清楚看見律師團如何依據庭外偵訊的內容，作為最終攻防的核心材料。切親身的經驗是，必須注意被「問題」牽著走的風險。筆者常聽到的問題是：「你同意我剛剛說的那一段，對嗎？」對被詢問者而言，真正的風險，往往藏在那一段敘述本身：是否隱含不利的假設，必須非常仔細地辨識，才能回答。
另一個常見的提問方式是要求僅回答「是」或「不是」，但實務上許多問題不具備二分法邏輯，必須清楚說明無法簡單回應的原因 。此外，律師還會使用「複合問題」，先拋出假設性敘述，再問關鍵問題，若前提不成立就必須先釐清而非直接回答。
在筆者經歷的案件中，於最終法院開庭前總共接受了3次偵訊，歷時5天，以個人與公司代表雙重身分作證，另有9名員工也分別接受了庭外偵訊。其中，專家證人的偵訊更是重中之重，雖無法親見過程，但從後續法庭攻防可推測那是極深入的技術對抗 。最終，當專家證人在法庭上回答提問時，陪審團對其專業與可信度的認同，成為左右整場案件走向的關鍵因素 。關於最終法庭訴訟的實況，筆者會於往後刊期中持續分享。
責任編輯：李淑蓮
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
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