2022 年 1 月 14 日，高端奢侈品牌Hermès向紐約聯邦法院對「MetaBirkins」系列NFT創作者Mason Rothschild提起商標侵權民事訴訟(註1)。此舉為該品牌在虛擬世界中對未經授權使用商標採取行動的指標性個案，司法審理NFT涉及智慧財財產法之結果，也將影響NIKE案、昆汀塔倫蒂諾案(註2)及未來可預期會不可避免地接踵而來地虛擬世界延伸訴訟案件。
案件背景
高端奢侈品牌Hermès於1984 年起販售BIRKIN 手提包暢銷至今，「BIRKIN」經註冊商標(美國註冊號2991927)，並在全球進行銷售和宣傳。
Mason Rothschild推出「MetaBirkins」系列NFT(非同質化代幣)，地板價為 15,200 美元，該系列第一個NFT 於2021 年 12 月初依當時匯率計算10 個以太幣的價格售出，即約42,000 美元。截至2022 年 1 月 6 日，該系列NFT銷售額超過 110 萬美元。(註3)
Hermès先於2021年12月16日通知Mason Rothschild與OpenSea，販售「MetaBirkins」系列NFT涉侵害其智慧財產權，後者隨即下架該系列NFT，前者則將該系列NFT於另一平台-Rarible販售(註4：現已被暫時限制)並發出聲明。
Hermès主張
Mason Rothschild(下稱被告)的「MetaBirkins」品牌，是將Hermès International 和 Hermès of Paris, Inc.(下稱原告)所有著名商標「BIRKIN」前加上通用「meta」一詞，涉及抄襲 Hermès 著名的 BIRKIN 商標。
並稱，被告已公開承認其使用 「MetaBirkins」於虛擬世界的商業活動，進行包含販售「MetaBirkins」系列NFT，將「MetaBirkins」使用於Twitter 、Instagram等社交軟體用戶名稱，及以「#MetaBirkins」標籤及經營銷售該系列NFT之「MetaBirkins.com」網站，甚計劃開發METABIRKINS 品牌的去中心化 NFT 交易所等行為，已分別涉商標侵權（商標侵權使用）、商標淡化（影響商標價值），即使消費者誤認NFT 的來源指定為 Hermès 授權產品，同時減損 Hermès 商譽，及搶註域名「metabirkins.com 」用於提供販售或營銷該系列NFT 網站等不法行為。(註5)
Rothschild聲請駁回動議
被告援引第一修正案，認為其描繪「MetaBirkins」系列作品是對時尚界虐待動物歷史的反思，以擁抱當今無毛皮倡議和替代紡織品(註6，頁14)，販售該系列NFT應屬非商業言論中使用「MetaBirkins」，具有一定的藝術相關性，且並未明確誤導作品的來源或內容，應適用第二巡迴法院Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)案所建立的審查標準(下稱Rogers Test)。更強調「MetaBirkins」系列NFT不是手提包，且除了「意義」之外什麼功能都沒有，即使是「販賣」，販賣標的也只是一個指向數字資產的代碼，作為一種身份驗證，不該被排除在第一修正案保護外(註6，頁19)，並提出駁回動議聲請。
什麼是羅傑斯測試(Rogers Test)？
第二巡迴法院在 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)案中承認，許多藝術表現作品雖商業性質，但除非標題與基礎作品沒有任何藝術相關性，或者如果具有一定的藝術相關性，但明確誤導作品內容的來源，否則不應適用蘭哈姆法案(Lanham Act)。(註7)此稱為羅傑斯測試(Rogers Test)，旨在保護任何與第一修正案相關利益，現為商標侵權的主要測試標準。(註8)
動議遭駁
美國地方法院法官 Jed Rakoff 對本案被告Rothschild 提出駁回 Hermès 對其索賠動議，於2022年5月5日裁定駁回，同月18日公布「備忘命令」(註9)說明。
駁回理由
原告修改後訴狀足以證明本件商標侵權和其他索賠的事實指控，包含明確誤導性指控(即便是Polaroid案混淆可能性要件，或Rothschild 自行提出的明確誤導性分析理論均同)，故駁回Rothschild 的駁回動議，案件程序將繼續進行。(註9，頁8)
本案適用羅傑斯測試
即使作為來源指示者(Source Indicator)，但指示功能與藝術功能密不可分(inextricably intertwined)時，商業面向與藝術內容交織在一起，使用商標之言論就應被視為具非商業性。「MetaBirkins」究竟是作為來源指示者(Source Indicator)還是藝術表現(Artistic Expression)，對此Jed Rakoff法官認為，Rothschild 銷售的包包數字圖像「可能」構成一種藝術表現形式，為平衡第一修正案與蘭納姆法案，本件應適用羅傑斯測試。(註9，頁11)
Jed Rakoff法官並認為，NFT 只是指向數位圖像所在位置並驗證圖像之代碼，使用 NFT 來驗證圖像並允許可追溯的後續轉售和轉讓，不會使該圖像商品不受第一修正案保護。因此，不論是用於專門銷售藝術品的社交媒體和在線帳戶，或使用 NFT 來驗證圖像並不會改變羅傑斯測試的適用。(註9，頁12)
值得注意的是，非正文內提到，如 NFT 指向一個幾乎可穿戴的 Birkin 手提包(a virtually wearable Birkin handbag)之數字檔案， 屆時就可能不適用羅傑斯測試（註9，第 12 頁註釋3）。此一見解本案中應不會再進一步探討，但類似爭點未來值得注意。
Jed Rakoff法官拒絕且認為，現駁回動議階段不適合處理羅傑斯測試二要件或Polaroid 案的八項要件等事實認定。
- 藝術相關性：藝術相關性門檻較低，除非使用「與基礎作品沒有任何藝術相關性」，否則將得到滿足。對此，原告引用被告訪問陳述「如果可以創造出 [Birkin 包]在現實生活中作為商品所具有的那種錯覺...」，以資證明被告利用Birkin 標誌知名度與商譽，而非建立藝術關聯性(註10)，但本件是否具有藝術關連性， Jed Rakoff法官認為需要進行審判才能加以判斷。
- 明顯的誤導：原告修改後的訴狀不一定是本件被告使用「MetaBirkin」有無明確誤導的壓倒性證據，但已足以在駁回動議中倖存，至於明顯的誤導與否之事實認定部分則非此階段處理。
參考資料
註1：Hermes International v. Rothschild, U.S. District Court for the Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384
註2：Miramax v. Tarantino案，可參考文章：https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=19317
註3：Hermès Files Amended Complaint in Budding Battle Over MetaBirkins NFTs - The Fashion Law
註4：https://rarible.com/metabirkinsnft(最後瀏覽日：2022.08.30)
註7：https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-rogers-v-grimaldi (最後瀏覽日：2022.09.05)
註8：The Hermès Lawsuit May Dictate the Future of NFTs
註9：JED S. RAKOFF, U.S.D.J.，2022.05.05, MEMORANDUM ORDER.
註10：「藝術相關性確保被告有意與原告的商標建立一種藝術的非商業的關聯，而不是被告打算與該商標關聯以利用該商標的知名度和商譽。」(Louis Vuitton Malletier S.A. v. Warner Bros. Ent.。)
其他參考資料
美國聯邦第九巡迴上訴法院：商標戲謔仿作是否構成侵權之判斷標準 (VIP Prods. LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc.)
