Web 3 實驗下虛擬資產與傳統奢侈時尚間衍生爭議激增，其中，以高端奢侈品牌Hermès、 Yuga Labs公司(註1)及Nike公司(註2)所涉及商標與NFT 及商標權是否延伸到虛擬領域等訴訟案件，備受加密貨幣、藝術和法律領域關注。Hermès International v. Mason Rothschild案則是首次正面在法庭上處理藝術、虛擬資產和實體時尚間拉扯，以下將介紹該案後續進展。(前情提要：元宇宙與法律(五)-Hermès v. Mason Rothschild案)
陪審團做出裁決
由 9 名成員組成的美國紐約南區地方法院陪審團，在2023年2月8日就Hermès International v. Mason Rothschild案裁定，Rothschild販售「MetaBirkins」系列共計100個NFT之行為構成商標侵權、商標淡化，並應對其搶註域名「metabirkins.com 」行為負責，同時駁回Rothschild主張受到美國第一修正案保護之答辯，判商標侵權、商標淡化部分應賠償 Hermès 110,000 美金，域名搶注部分則應賠償 23,000 美金。
備註：本篇文章目前僅取得陪審團2023.02.08的判決書及法院意見和命令(2023.02.02)及對陪審團的法律指示 (2023.02.08)，其餘資料則下方參考引用之資訊。
羅傑斯測試(Rogers Test)
Jed Rakoff法官重申其在 2022 年 5 月 18 日做出的決定，認為本案適用羅傑斯測試。雖然Hermès方一再提出Rothschild的「MetaBirkins」NFT項目是以商業目的證據，但法院認定此事並不妨礙羅傑斯測試的適用，即不得僅僅因為藝術家為出售其創作成果而剝奪其藝術作品受美國第一修正案(the First Amendment )的保護(註3，p18)。更表示本件在羅傑斯測試下的二因素中，都存有真正實質性的重要事實爭議(genuine issues of material fact )，即使在訴訟後期此類爭議依舊存在。這類混和法律和事實的問題特別適合由陪審團裁定。反之，只有在理性之人對問題沒有分歧時，才可做出簡易判決，故於2023年2月2日駁回雙方的簡易判決請求，全案由陪審團進行裁決。
1. 藝術相關性(Artistic Relevance)
羅傑斯測試下「藝術相關性」其實很容易成立，除非商標的使用與基礎作品沒有任何藝術相關性，僅僅選擇利用原告商標或品牌之宣傳價值。對此，Rothschild在接受媒體採訪時曾表示，這系列NFT是場實驗，毛茸茸的外觀是為諷刺時裝公司努力引入「去毛皮」，並嘗試創造如現實生活中「柏金包」所營造出價值的虛擬商品。而本案討論的重點在於，Rothschild決定將其作品圍繞柏金包的決定是否源於真正的藝術表現，「或者更確切地說，是否存有為利用高度排他性和獨特價值的品牌名稱獲利的非法意圖，這個問題存在真正的事實爭議。」Rakoff法官表示。(註3，p21)
2. 明顯誤導(Explicitly Misleading)
羅傑斯測試下「明顯誤導」係指商標的使用與藝術作品即便具有藝術相關性，但如果「明顯誤導作品的來源或內容」，其使用將不受第一修正案的保護。所謂「明顯誤導」乃作品「誘使公眾相信」是由原告創作或以其他方式授權的，且通過寶麗來因素（Polaroid factor）來評估「消費者受混淆的可能性」，是否超過羅傑斯測試下美國第一修正案利益 。(註：Twin Peaks Prods., Inc. v. Publications Int’l, Ltd., 996 F.2d 1366, 1379, 2d Cir. 1993)
至於，寶麗來因素考慮因素包含：（1）Hermès商標的強度 (strength)，如商標越強，保護力度越大； (2) 「Birkin」商標與「MetaBirkins」商標間相似程度； (3) 公眾是否真的對Hermès與 MetaBirkins 系列間關係出現困惑； (4) Hermès進入 NFT 領域彌補差距(bridge the gap）的可能性； (5) 產品在市場上的競爭接近度(proximity)；(6) Rothschild使用Hermès商標是否存在惡意； (7) MetaBirkin 和 Birkin 標誌各自的質量；及(8) 相關消費者的成熟度。(註3，p23)
本案在消費者是否受到混淆上存有分歧
Hermès提出其委託進行的調查指出，18.7% 的 NFT領域消費者感到困惑， 3.6% 的奢侈品包包消費者感到困惑；另委託哈佛商學院工商管理學教授提出證明當Metabirkins 項目澄清其與其Hermès品牌無關時，該項目底價應聲下降之數據； 且Hermès 稱於Metabirkins 發佈時，其進行中的各種 NFT 項目計劃因而受阻；並表示「雖然Rothschild的NFT沒有現實世界的實用性，但許多奢侈品牌正在進入虛擬空間並創造自己的虛擬資產，這讓消費者感到困惑。」
值得注意的是，法官曾表示Hermès律師和專家對 NFT之解釋如NFT 的一般性質等，似乎讓陪審團感到困惑。本文認為此部分很重要，原因在於陪審團判斷有無明顯具有誤導性時，考慮寶麗來因素（Polaroid factor）上述八因素。如陪審團對於NFT之性質及NFT 領域的範圍無法有一定程度的了解，而是以傳統產業或以往接觸過的實體產品經驗判斷時，結果勢必出現很大程度的落差。除此之外，陪審團亦曾向拉科夫法官詢問「Hermès何時申請數位商標( digital trademark)」，最後雖法官以「沒有證據，無法提供」回覆，事實上，Hermès於 2022 年 8 月 26 日向美國專利商標局提交三份以 web3 為重點的商標註冊申請。有觀點指出，該問題此似乎能證明陪審團未能理解積累商標權是通過實際使用而非通過註冊一途。(註4)
3.「商業藝術」之專家證詞被排除
本件訴訟早期Rothschild一再引用其NFT系列作品與Andy Warhol的康寶湯罐頭（Campbell's Soup Cans）「商業藝術」之相似性。據悉，Jed Rakoff法官認為藝術史非基於可靠數據或明確之方法論，裁定排除藝術專家Blake Gopnik有關Andy Warhol之商業藝術證詞。(註5、6)
案件影響力
本件對品牌、時尚產業進軍元宇宙或虛擬空間是非常友善的判決，無論是在現實世界還是虛擬空間，奢侈品之用途與文化地位同樣重要(註6)，即使虛擬產品或NFT 沒有發揮其原始功能，例如可攜帶物品，同樣具有意義及價值。
以本件作為借鏡，致敬經典或使用他人智慧財產權來鑄造NFT或使用虛擬空間時，都需要更加注意。然一概將藝術品或NFT項目歸類「山寨」並非正確，更是忽略「混淆誤認之虞」在不同事實的個案存有的討論空間，特別是實體產品在虛擬空間或與虛擬產品在市場的類似程度，或相關消費者對各商標熟悉之程度等判斷因素，隨著虛擬空間產業、產品及服務演進與擴張，不論是品牌方或創作方在新世界裡的遊戲規則與角色都可能翻轉再翻轉。本件Rothschild似乎有意上訴，且可另關注上訴至最高法院 Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC案，後者雖涉及著作權，但相關案件都著重在美國第一修正案與藝術相關之智慧財產權間的拉鋸。
參考資料
註1：Yuga Labs, Inc. v. Ripps, No. CV 22-4355-JFW(JEMx), 2022(WL) 18024480.
註2：Nike, Inc. v. StockX LLC, No. CV 22-cv-00983 (S.D.N.Y.).
註3：Hermes Int'l v. Rothschild, Civil Action 22-cv-00384 (JSR) (S.D.N.Y. Sep. 13, 2022), OPINION AND ORDER.
註4：Hermès v. Rothschild: A Timeline of Developments in a Case Over Trademarks, NFTs
註6：Hermès wins case against Metabirkins over digital NFTs, Rothschild to appeal
