上篇文章我們討論了，企業如何在虛擬世界中自訂商標指定使用於虛擬產品或相關服務。但，將所有元宇宙相關的虛擬商品或服務申請一輪真的就萬無一失了嗎？很抱歉地告訴你，並不是。
我國「商標使用」之概念，可區分為商標權人為維持其權利所為之維權使用，及他人侵害商標權之侵害使用兩種(註1)。身為商標權人的你，進行商標布局時，應先預估後續商標維權使用的成本並實際使用之，因為如商標未經使用，註冊好的商標可能會依商標法第63條第1項第2款規定被廢止。此外，若不幸註冊商標遭第三人侵害使用，甚至需提起商標侵害訴訟，所耗時間及金錢，都是企業不論在布局實體或虛擬世界商標時，應一併考量並持續關注的問題。
簡言之，企業多年布局的傳統商標指定使用之商品與服務範圍，無法當然地被認定觸及到虛擬世界，反之亦然。舉例來說，真正使用商標於「鞋類」，是否可視為使用商標於「虛擬鞋類」？此問題尚無定論，且影響層面有二，一為「商標維護使用概念範疇」，二則為「商標侵權使用概念範疇」，二規範目的不同，但均應就交易過程之使用是否足以使相關消費者認識該商標予以判斷(註1)。以下《最高行政法院 108 年度判字第 133 號判決》判決節錄可以讓讀者初步了解二者之不同。
- 從商標侵權與維權使用之本質上而言，【商標的使用同一性，是屬於商標維權使用的概念範疇，必須按照社會一般通念還是認為兩者為相同商標，而維持商標與指定使用的商品或服務間的同一連結關係，才能認為具有使用同一性；】
- 【但商品或服務類似致混淆誤認之虞，屬於商標侵權使用的概念範疇，不限同一商品或服務，包括類似商品或服務】；此在侵權保護商標權人方面，不得不採商標的權利範圍有所擴張方式，以求周全保護，若在商標維權使用同一性的概念加以擴張，將使商標權利大幅擴大，不僅缺乏法律依據，也將不當排擠他人的運用未經註冊商標而為商業競爭的自由。...
商標維權之使用
我國商標法採註冊主義，既不以商標已使用為註冊之要件，亦非提起商標侵害訴訟之前提。惟，法律賦予商標權人商標權排他效力時，同時要求商標權人負有積極證明商標真實使用之義務。從而，已註冊之商標應有使用之事實，且因商標使用行為於客觀上使消費者將商標與商品或服務產生具體連結之事實，始得保有其商標權，此稱為「商標之維權使用」(註2)。這種以使用主義輔註冊主義之制度，規範於我國商標法第63條第1項第2款，司法實務上對有無符合商標維權使用之要件，則提出應綜合考慮因素如下(註3)：
- 商標權人之主觀意思，係以行銷為目的。
- 商標權人在客觀將商標用於前開商品或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標。
- 商標權人應使用整體系爭商標，不得任意分割。
- 商標權人不得隨意變換或加附記使用，致有誤認為他人商標之虞。
- 系爭商標應使用於註冊時，所指定之商品。
- 系爭商標註冊後，未使用之期間不得逾3年。
商標維權使用的重要性
我國商標法第63條第1項第2款規定「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」、同法第64條「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」換言之，連續3年以上未使用註冊商標當然是重點，但如果有使用註冊商標，卻非在使用於指定的商品或服務，亦沒有正當事由，同樣構成商標法第63條第1項第2款規定的廢止事由。特別的是，不限於利害關係人始得申請廢止商標註冊，任何第三人均得為之，商標專責機關則應依職權或據申請廢止其註冊(註4)。
已被淘汰的防禦商標
商標法第63條及上開規定所指，商標有無使用或其使用是否構成廢止事由，是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言。以前曾有避免他人搶註、搭便車造成混淆誤認、攀附商譽、信譽減損甚至侵權進而註冊一系列商標，稱之【防禦商標】存在，然2003年修法後，商標法對著名商標之保護，以混淆誤認之虞擴及至減損信譽或識別性之虞的概念，為使商標制度單純化，取代防禦商標的功能，遂逐步廢除防護商標(註5)。因此，除為短期經營戰略目的外，企業廣泛佈局所謂的「防禦性商標」，就須考量未來商標很有可能逐一挑戰。
商標實際使用之商品與原註冊指定使用之商品是否一致
有無使用商標應由商標權人積極的舉證，證明其有使用商標的事實，申請廢止人申請廢止他人的註冊商標，只需提供相當證據並釋明其主張為真實(註6)，但實際操作時會發現，商標實際使用之商品是否與原註冊指定使用之商品是否一致，為另一難題。
以文前曾提及使用商標於「鞋類」和「虛擬鞋類」來說，商標權人如申請商標指定使用在虛擬世界發行虛擬鞋類暨其衍生服務，但因技術門檻，導致僅能先行鞋類實物或販賣鞋類之服務零售行為，或因其他因素有相反情況時，商標權人維權使用商標與其申請指定使用的商品或服務間是否具有使用同一性？如二者間被認定不具有使用同一性，商標權人亦未能警覺於此，而遭認定註冊商標無正當理由連續3年不使用，註冊商標就有被廢止之虞，故須特別注意。
可預期的未來裡，實體及虛擬世界間的商標使用上，同一性使用判斷標準之討論將會是重點。
目前實務上判斷同一性使用判斷標準，有二判決可供參酌。
一為智慧財產法院104年度判字第429號判決「認定商標實際使用之商品是否與原註冊指定使用之商品一致，應依社會通念，就二商品之用途、功能及目的是否相同加以判斷，如二商品具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，亦得認為其商標實際使用之商品與其指定使用之商品符合。」；
二為智慧財產法院108年度判字第133號判決「同一性使用判斷標準應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。」
至於，使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務則可另參酌智慧財產法院106年度判字第163號判決「商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務，若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用。如以上開該注意事項所舉例而言，化妝品為上位商品，粉餅則為下位具體商品，使用粉餅得認定為使用於註冊之化妝品。又銀行服務為上位服務，而使用於具體之信用卡發行服務，則得認定為使用。」
總結各判決之見解可知，商標之同一性使用判斷，需視當時商業交易習慣上，二商品之用途、功能及目的是能否認定係相同商品或服務，如具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，亦得認為商標實際使用之商品與其指定使用之商品是否符合。以「鞋類」為例，傳統上鞋類之實物商品一般來說功用為保護足部，使人便於走路或讓運動表現更好或為個人整體造型之一環；反之，虛擬鞋類之商品重點則為收藏一用。以以往社會通念判斷，二者自不相同，且亦無上下位概念關係，但隨著社會經濟發展，實體限量鞋具收藏性，甚至增值空間大，市場接受度也高，更與虛擬鞋類之商品互生競爭關係，商業交易習慣的流動下，是否不具包括或相當之關係，不無疑問。又譬如虛擬藝廊和實體藝廊間既存有相互競爭關係，預期用途上更是明顯重疊；知名品牌將活動擴展到虛擬世界未來將成常態，奢侈品實體商品或服務及虛擬商品暨衍生服務來源相同。對此本文認為，概認商標使用於虛擬商品或服務與指定使用於實體商品不相符，尚言之過早(備註：況還有「著名商標」概念可進一步討論)。
結論
申請註冊第9類等虛擬商品、服務相關商標與真實世界對應之產品與服務，二者用途、功能及目的是否相同，及是否具有上下位、包含、重疊或相當之關係，而得認為其商標實際使用之商品與其指定使用之商品符合之商標，因相關標準及案例尚未出現，然為避免有心人搶註商標，仍建議應保守看待，及早布局每個實體世界產品與服務對應虛擬產品與服務都需額外申請商標，並注意後續維權與侵權問題。
參考資料
註1：林洲富，商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任 ――區分商標侵權使用與維權使用為基準，108.3 智慧財產權月刊 VOL.243。
註2：李汝婷，商標是否真實使用之證據認定實務，109.12 智慧財產權月刊 VOL.264。
註3：智慧財產及商業法院行政判決110年度行商訴字第22號、智慧財產法院 109 年度行商訴字第 105 號判決、智慧財產法院 109 年度行商訴字第 101 號判決、智慧財產法院 108 年度行商訴字第 72 號判決。
註4：最高行政法院 109 年度上字第 1181 號判決
註5：防護商標正式走入歷史，經濟部智慧財產局網站，https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-584-863573-9b3a1-201.html 。
註6：申請廢止程序，經濟部智慧財產局網站，https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-560-863676-c9298-201.html 。
