Web 3 實驗下虛擬資產與傳統奢侈時尚間衍生爭議激增,其中,以高端奢侈品牌Hermès、 Yuga Labs公司(註1)及Nike公司(註2)所涉及商標與NFT 及商標權是否延伸到虛擬領域等訴訟案件,備受加密貨幣、藝術和法律領域關注。Hermès International v. Mason Rothschild案則是首次正面在法庭上處理藝術、虛擬資產和實體時尚間拉扯,以下將介紹該案後續進展。(前情提要:元宇宙與法律(五)-Hermès v. Mason Rothschild案)
陪審團做出裁決
備註:本篇文章目前僅取得陪審團2023.02.08的判決書及法院意見和命令(2023.02.02)及對陪審團的法律指示 (2023.02.08),其餘資料則下方參考引用之資訊。
羅傑斯測試(Rogers Test)
Jed Rakoff法官重申其在 2022 年 5 月 18 日做出的決定,認為本案適用羅傑斯測試。雖然Hermès方一再提出Rothschild的「MetaBirkins」NFT項目是以商業目的證據,但法院認定此事並不妨礙羅傑斯測試的適用,即不得僅僅因為藝術家為出售其創作成果而剝奪其藝術作品受美國第一修正案(the First Amendment )的保護(註
3,p18)。更表示本件在羅傑斯測試下的二因素中,都存有真正實質性的重要事實爭議(genuine issues of material fact ),即使在訴訟後期此類爭議依舊存在。這類混和法律和事實的問題特別適合由陪審團裁定。反之,只有在理性之人對問題沒有分歧時,才可做出簡易判決,故於2023年2月2日駁回雙方的簡易判決請求,全案由陪審團進行裁決。
1. 藝術相關性(Artistic Relevance) 羅傑斯測試下「藝術相關性」其實很容易成立,除非商標的使用與基礎作品沒有任何藝術相關性,僅僅選擇利用原告商標或品牌之宣傳價值。對此,Rothschild在接受媒體採訪時曾表示,這系列NFT是場實驗,毛茸茸的外觀是為諷刺時裝公司努力引入「去毛皮」,並嘗試創造如現實生活中「柏金包」所營造出價值的虛擬商品。而本案討論的重點在於,Rothschild決定將其作品圍繞柏金包的決定是否源於真正的藝術表現,「或者更確切地說,是否存有為利用高度排他性和獨特價值的品牌名稱獲利的非法意圖,這個問題存在真正的事實爭議。」Rakoff法官表示。(註
3,p21)
2. 明顯誤導(Explicitly Misleading)
羅傑斯測試下「明顯誤導」係指商標的使用與藝術作品即便具有藝術相關性,但如果「明顯誤導作品的來源或內容」,其使用將不受第一修正案的保護。所謂「明顯誤導」乃作品「誘使公眾相信」是由原告創作或以其他方式授權的,且通過寶麗來因素(Polaroid factor)來評估「消費者受混淆的可能性」,是否超過羅傑斯測試下美國第一修正案利益 。(註:Twin Peaks Prods., Inc. v. Publications Int’l, Ltd., 996 F.2d 1366, 1379, 2d Cir. 1993)
至於,寶麗來因素考慮因素包含:(1)Hermès商標的強度 (strength),如商標越強,保護力度越大; (2) 「Birkin」商標與「MetaBirkins」商標間相似程度; (3) 公眾是否真的對Hermès與 MetaBirkins 系列間關係出現困惑; (4) Hermès進入 NFT 領域彌補差距(bridge the gap)的可能性; (5) 產品在市場上的競爭接近度(proximity);(6) Rothschild使用Hermès商標是否存在惡意; (7) MetaBirkin 和 Birkin 標誌各自的質量;及(8) 相關消費者的成熟度。(註
3,p23)
本案在消費者是否受到混淆上存有分歧
Hermès提出其委託進行的調查指出,18.7% 的 NFT領域消費者感到困惑, 3.6% 的奢侈品包包消費者感到困惑;另委託哈佛商學院工商管理學教授提出證明當Metabirkins 項目澄清其與其Hermès品牌無關時,該項目底價應聲下降之數據; 且Hermès 稱於Metabirkins 發佈時,其進行中的各種 NFT 項目計劃因而受阻;並表示「雖然Rothschild的NFT沒有現實世界的實用性,但許多奢侈品牌正在進入虛擬空間並創造自己的虛擬資產,這讓消費者感到困惑。」
值得注意的是,法官曾表示Hermès律師和專家對 NFT之解釋如NFT 的一般性質等,似乎讓陪審團感到困惑。本文認為此部分很重要,原因在於陪審團判斷有無明顯具有誤導性時,考慮寶麗來因素(Polaroid factor)上述八因素。如陪審團對於NFT之性質及NFT 領域的範圍無法有一定程度的了解,而是以傳統產業或以往接觸過的實體產品經驗判斷時,結果勢必出現很大程度的落差。除此之外,陪審團亦曾向拉科夫法官詢問「Hermès何時申請數位商標( digital trademark)」,最後雖法官以「沒有證據,無法提供」回覆,事實上,Hermès於 2022 年 8 月 26 日向美國專利商標局提交三份以 web3 為重點的商標註冊申請。有觀點指出,該問題此似乎能證明陪審團未能理解積累商標權是通過實際使用而非通過註冊一途。(註4)