桂冠律師談競爭—企業在寄發警告函時該注意些什麼：兼論「公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」

隨著科技發展得日新月異、商業市場的瞬息萬變，各企業間的商業競爭也越發激烈，因此，商標權、著作權及專利權等智慧財產權，逐漸成為各企業致力經營的核心價值；只要企業取得智財權，一旦在市場中發覺競爭對手、後進者有侵權的可能，寄發警告信函往往成為企業行使權利的首選之舉，理由在於，寄發警告函既可有效阻擋競爭對手、後進者搶占市場份額，進而鞏固企業自身的市場優勢地位，也可迫使競爭對手、後進者洽商授權事宜，藉此獲取更大市場利益，此外，相較於聲請假扣押、假處分等保全程序，甚而提起侵權訴訟，直接寄發警告函實在更為迅速、經濟。然而，值得注意的是，寄發警告函既然是權利人自身權利的行使，應當注意避免「權利濫用」，尤其權利人自恃享有權利，濫用自身權利刻意打壓競爭對手、後進者，而有「限制競爭」或「不公平競爭」的情形，當然會違反公平交易法的相關規範；為避免企業藉由警告信函行使權利，卻誤觸法網反而違反公平交易法，今天我就跟各位聊聊，公平交易委員會(以下簡稱「公平會」)針對警告函案件特別訂定的行政規則「公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」(以下簡稱「警告函處理原則」)

首要說明的是，為確保事業公平競爭，維護交易秩序，並有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，而不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權的警告函，因而造成限制競爭或不公平競爭的案件，公平會特別訂定「警告函處理原則」，明確規範各事業寄發警告函時應遵循的事項，針對公平法規範的「事業」，是指「具備繼續、獨立、從事經濟活動的人或團體」，舉凡公司、獨資、合夥、提供商品或服務從事交易的人、團體及事業所組成的同業公會，以及其他依法設立、促進成員利益的團體，均包括在內(公平法第2條、最高行政法院95年度判字第2128號判決參照)；所謂「事業寄發警告函」，依警告函處理原則第2點，專指事業以信函對自身或他事業的「交易相對人或潛在交易相對人」，散發他事業侵害其著作權、商標權或專利權的行為(註:直接寄送信函給競爭對手，非發警告函處理原則之規範標的)，不論該信函的名稱是警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事或其他名稱，至於該信函的形式，雖然從警告函處理原則第2點的文義來看，只限於「書面」而不包括電磁紀錄(如網站公開信、網路新聞稿等)，但這樣的文義解釋上顯然有失公允，也不符合現今科技發展的趨勢，從而，目前大多數還是認為警告函的形式，除紙本書面外，還有包括電磁紀錄。

有關警告函處理原則的重點，分別有「發函前應踐行的先行程序」、「違反警告函處理原則的法律效果」，逐一分述如次:

另需注意的是，關於「新型專利」(註:新型專利是指利用自然法則的技術思想，著重於物品形狀、構造或裝置的創作，例如台灣專利M264083號--台積電公司針對「輸送晶圓之機械手臂」的新型專利)，專利法第116條有別於警告函處理原則，特別明文規定:「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」此需說明者有二:

綜上所述，寄發警告函雖是企業自身智財權的行使，但為避免企業自恃享有智財權而刻意濫用，公平會訂有「警告函處理原則」，因此，企業在撰寫、寄發警告函之時，應當注意警告函處理原則所列的「發函前應踐行的先行程序」、「違反警告函處理原則的法律效果」等重點，免得屆時行使權利不成，反倒誤觸公平交易法的法網，如此一來，真的是賠了夫人又折兵！此外，有別於警告函處理原則，專利法第116條就「新型專利」特別明文:「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」從而，企業如發現競爭對手可能侵害新型專利時，不論依警告函處理原則第3點或第4點寄發警告函，切記一定要檢附「新型專利技術報告」，尤其遵循該原則第3點第1項第2款的先行程序時，應同時檢附「專利侵權鑑定報告」、「新型專利技術報告」兩份報告，不僅缺一不可，也不能互相代替，否則公平會的裁罰處分就在不遠處！