今天下午參加了巨群辦的專利講座，主題是『美國客戶專利侵權：境外供應商應注意的風險管理與最新發展』 ，講師是技術總監劉致宏(Gavin) 。
什麼是Design Win？
這是一個IC設計廠必須要知道的議題，因為現今IC產業的商標模式，客戶端針對新產品開發案先開放競標，由晶片供應商提供包括晶片、軟體、韌體及公板的整體解決方案。不同於過去客戶端向晶片供應商購買一般IC，在此模式下，晶片供應商能夠與客戶端一起研發符合規格的IC，即所謂的「design-in」，待研發成功後，客戶再決定要採取特定晶片供應商的解決方案，並正式投入生產時，這就稱為「design win」。
然而，即便產品是在美國【境外】製造/交付，也就是說產品根本沒有輸入美國，也不在美國製造、販賣，仍有可能會侵害美國專利！！
在判斷專利侵權時，專利法所認定的實施行為如下：製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為
35 U.S.C. 271(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
【案例背景】 California Institute of Technology (Caltech) v. Broadcom Ltd. and Apple Inc. , NO. 2:16-cv-3714- GW(AGRx)
Broadcom 製造侵權Wi-Fi晶片(U.S. Patents No. 7,116,710 & No. 7,421,032)，並將該晶片安裝在 Apple 的產品(手機、平板、電腦)中，但晶片和Apple的產品均在美國境外製造，而且這些晶片從未進口至美國，在美國境內的活動僅為產品的設計與簽署契約。
原告主張“design win”專利侵權
專利權人(Caltech) 提供了大量證據，證明設計、模擬、測試、返工、取樣、定價等過程都發生在美國境內，所以陪審團認為這也算是實施專利的行為。
被告引述先前判決： Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.., 831 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016) on remand from 579 U.S. 93 (2016)
Pulse在美國當地的商務談判行為，導致後續交付商品與銷售行為完全發生在美國境外。不過，此案法院有解釋說，在這種情況下，僅在美國進行定價和商業條款的談判 “negotiation”，並不會構成轉化為美國境內的銷售行為，故不符合 §271(a) 的侵權行為。
判決結果
- 陪審團認為專利侵權成立，因為產品的設計與簽署契約，已非「談判 “negotiation”」，判Apple向Caltech支付 8.4 億美元，並要求Broadcom額外支付 2.7 億美元。
- 被告不服，提起上訴。美國上訴法院雖認同了境外專利侵權的概念，但駁回了陪審團的two-tier damages theory(Caltech並無提供任何事實依據，說明不同侵權人對相同晶片的各自談判，將會導致截然不同權利金)，合理的權利金不能對連續的侵權人做不同的計算(類似權利耗盡原則)，並下令重新審理損害賠償額。
約瑟方以前在某手機代工廠(A廠)的時候，高通/IDG也會針對自己的通訊專利，在生產製造鏈上找一個倒楣鬼，收一次晶片的權利金，例如，華碩說要自己付的時候，兩者的模式改採代收代付，以防A廠在權利金上灌水後再向華碩收。
講師：「申請專利時，可以針對上下游的產品分別申請不同範圍的專利，藉此針對上下游廠商主張相應的專利權。」
約瑟方提問「 判斷“design win”的認定要件為何呢？若所販賣的硬體為一般品，但廠商針對客戶的需求，提供客製化的軟體或solution，是否也會被認定為“design win”呢？」講師：「本案對此並無明確的定義。」
約瑟方接著問「 按“design win”的概念，可視為美國專利權的擴張，也就是說，只要權利人擁有美國專利，被告的研發設計團隊在美國的話，後續美國境外，任一國家的實施行為，都可列入損害賠償額計算的話，那美國專利在某種意義上，可取代全球專利佈局了，他國也不必申請專利了吧？？ 」講師：「符合條件即有可能被列入損害賠償。」
講師： 之前台中場次有人詢問「若晶片供應商“design win”的技術協助是來自於線上會議，也就是說，其技術團隊都在台灣，這樣子也能算是“design win”嗎？」講師半開玩笑：「以後業務向美國客戶針對公司產品的簡報(技術規格/定價)，也有可能導致公司捲入美國專利侵權，所以簡報上不要寫公司名稱與簡報人，會比較安全。」
IC產業是目前最重要的產業之一，“design win”在專利侵權上是否可突破屬地主義的認知，值得持續地關注。
