投資法規大小事(5)

企業投資如何看待專利交易?

在這篇文章開始前說個幾句
小弟我本來是打算設定這篇文章的標題為"創投家"如何…
但坦白而言
儘管我跟我幾位在創投擔任AO的朋友
對於專利交易的相關風險與對應策略, 皆有相當程度的認同
但創投的MD或GP能否有這樣的認知
坦白說, 我們幾個私底下聊過, 有些感受不到
當然這跟專業背景有絕對相關
目前企業投資或創投等初級市場從業者的背景
仍是以財金、會計、企管等為主
相關工作經驗也大多是集中在次級市場、財顧等
真的有自行創業經驗者, 或是其他背景的
可稱為少數族群
也是基於此, 小弟希望能和大部分從業人員有差異化
因此跑去考無形資產估價師證照
也強化了關於智財權的法律背景知識
希望未來哪天能用上XD

某天, 我一位在創投擔任AO的朋友
用line敲我說,
朋友: 诶Jack, 專利授權你熟嗎?
我: 流程類的實務操作應該是沒太多概念
但如果是合約, 有些想法應該是可以討論
朋友: 太好了, 就是合約上有點問題
後續就開啟了非常嚴肅的合約條文debate

為什麼創投AO朋友要問我這個問題呢?
其實這跟標的公司的生命週期階段有絕對相關
在投資系列文章(3)-初級市場 中
能清楚看到初級市場有分成很多階段
其中有幾個階段, 公司的價值主要體現在團隊和技術上
通常會是種子期→angel/pre-A輪→A輪
那為什麼B輪開始就不是了呢?
因為, 這時候公司的交易已經開始複雜化
主要客戶、訂單、產品營收與毛利、未來規劃等
更能有效體現公司的未來價值
而B輪以前的階段
A輪可能還有辦法透過產品銷售所創造的營收來做財務評估
更之前的甚至連營收都沒有
那當然只能就團隊背景與組成, 以及技術來評估了

好, 談到這, 應該差不多能知道智財權對創投的重要性
接下來就來好好談一下專利交易的事情

在正文開始前, 一定要特別提一下參考來源
政治大學科技管理與智慧財產研究所的所長- 宋皇志老師
他在科技管理學刊發表了一篇重要的文章
「專利交易之交易風險及其控管策略」
文章十分精闢且清晰完整
稍微對智財權法律的用詞有一些概念的人, 一定都看得懂
小弟我正是看了老師的文章
融合小弟在實務上遇到的經驗
才會有這篇文章的展開

專利交易主要類型: 讓與、授權、信託、設質
其中讓與和授權最為常見
信託和設質正是台灣智財相關從業人員正在不斷努力建構的交易行為
但這其中涉及到的風險轉嫁問題十分複雜
還待國內法律與金融學者與業者共同編織方能解決
但這不在本篇文章要探討的範圍
故不贅述
僅單純討論讓與與授權

專利讓與, 是專利法的用詞, 白話文就是：專利權的買賣
專利權人為出賣人, 透過「專利讓與契約」將專利權整體賣給買受人
此時買受人取得專利權
原專利權人則完全喪失專利權, 不得再實施該專利範圍的技術內容

專利授權, 可以想像專利是一個大餅
專利權人可以將整塊餅給被授權人, 或是一部分
被授權人能在授權範圍內, 實施該專利範圍的技術內容
將整塊餅給出去的行為, 可以當成專屬授權
一部分的, 可以當成非專屬授權
當然, 專利權人不會因為授權行為失去專利權

但這裡面比較特別的事情是
專屬授權人, 在授權範圍內
除了可以排除第三人實施該專利外
也可以排除專利權人實施該專利技術 (專利法第62條第三項)
這個條文很關鍵
也是造成很多專利的專屬授權合約被法院判定為不符合專屬授權的地方
此外, 專利的專屬被授權人, 具有提起侵權訴訟的當事人適格
這個原因是該專利被侵權後
實際造成損害的, 是專屬被授權人
而不是專利權人
(專屬授權後, 專利權人只能躺在家裡收權利金
法律甚至還禁止專利權人實施該專利
那被侵權與否乾專利權人的收入有什麼關係呢? 是吧)

進入專利交易之前
小弟我想特別提一下專利的概念
在 真的有防禦性專利這檔事? 這篇文章中
小弟有特別強調, 專利是「專有排除他人實施之權」
不是「專利權人專有實施之權」
這兩者的差異, 就是專利權只是排除他人的消極權利
被授權人取得授權的概念
也不是指「有專利就能製造或販賣」
而是「專利權人同意不告你」
所以是一種收保護費的概念
被授權人繳了保護費, 專利權人就不會去砸你的場 的概念

OK, 正式開始討論專利的交易風險
專利的交易風險, 發生在以下四個情況：

專利權的期間, 是自「申請日」起算
(發明20年、新型10年、設計15年)
專利期間還有10年的價值, 自然遠高於只剩1個月的價值
因為只要期間到了, 專利就自始成為公共財
這時候任何人都可以實施該專利範圍的技術內容
(專利藥變成學名藥, 生產廠商就會從1間變成N間)
這時候買專利的人、被授權的人, 如果沒特別檢查
那自然就會有「多繳錢」的情況發生
另一種當然消滅的情況，是沒繳年費
這聽起來很瞎，但事實上確實會發生
專利權人可以選擇(1)每年繳納、(2)一次繳多年年費
倘若年費繳納期間屆至而未繳納
則有半年的寬限期
屆時仍未繳納的話, 該專利自屆滿之次日起消滅
因此專利交易對象, 一定要事前上智財局網站查詢是否有以上的事情發生
小弟不諱言, 曾經就有案例
在推案簡報的過程中講說有多少專利數、專利多強怎樣的
但小弟查了以後發現
專利早因沒有繳年費已消滅了
但標的公司還是會拿來騙潛在投資人
不可不慎

專利儘管沒有第一點的當然消滅/即將消滅的事情
也不代表專利就真的沒問題
事實上, 根據國際統計, 有57%的專利是會被舉發掉
其中有幾中可能性:
(1)專利申請權為共有、(2)專利權人沒有專利申請權、
(3)專利適格標的規範、(4)違反法定要件(產業可利用性、新穎性、進步性)、(5)違反專利說明書的規範

這段情況較多、很多也是涉及法律問題
但小弟主要是想提的是
儘管專利是由智財局的專業人士審核的
但因為一個審專利的人要看的案子太多
並不太容易真的做到非常細緻的審核
(例如5 智財局就不太可能一一檢視有沒有問題)
有些也不是外部非專業人士有辦法判斷的
(例如4的進步性, 需要確認該技術領域中通常知識者能否輕易完成該技術
專利審查實務中, 會盡可能的去做判斷
但隔行如隔山, 有時就算是該領域的畢業生,
也不保證真的知道技術進步的情況, 故審查有疏漏是正常的)
甚至是隱瞞事實
(例如1和2)
通常較能保證的僅有專利適格標的規範的確保

總之, 專利被舉發的可能性非常的高
因此在專利交易中, 進行盡職調查與風險控管是必要的
投資方的人, 除非是真的非常懂專利的技術內容
例如生醫創投有些會網羅生醫博士來做評估判斷
不然通常人等, 對於專利是否符合說明書等規範,
以及是否能確保有新穎性或進步性,
是兩眼一摸黑
這時候建議要請有經驗的律師和專利師協助

至於投資方的人可以做什麼事情呢?
(1)專利權人是「原始」取得的: 要求專利權人出示當初進行研發的研發計畫、研發相關契約、研發日誌等;
(2)專利權人是「繼受」取得的: 要求專利權人出示合法轉讓證明, 例如專利讓與契約等;
(3)要求專利權人提出保證, 但這個實施上較為困難, 原因是投資方通常對應的是被專屬授權的標的公司, 而不會是專利權人, 且專利權人可能與標的公司之間僅有授權契約的關係, 這時投資方並不容易在合約進行設定
但!
假若專利權人就是標的公司的創辦人/團隊
那就恭喜, 要求設定的可行性相對高了一些

這段的問題, 是賣/授權給你專利的人, 不是真正的專利權人
坦白講, 這段比較是法律上的探討
一般來說, 買/被授權專利時, 投資方會上智財局網站上檢查相對人是否
就是專利權人
但問題是, 專利法並沒有強制要求交易必須要登記才有絕對效力
專利法的規定是「非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」
而土地法的規定是「依本法所為之登記，有絕對效力」
差異在於，專利受讓人/被授權者, 沒去登記
其實也還是有效力, 只是不能對抗侵權者

假設A為專利權人, B先跟A買但沒登記(B為第一受讓人)
C再跟A買, 假設也沒登記(C為第二受讓人)
此時D侵權了
目前法院(包含最高院和智財法院)的見解是
B不得以權利人的名義向D請求損害賠償(因為未登記)
且由於B已經是實質上的權利人
故A無權再將該專利賣給C
C也不能以A和B之間的交易未登記為理由
主張B無有效取得專利權之情事

言下之意，目前法院的見解
對C來說是非常不利, 交易風險相當高
且因為此見解目前已經是最高院採納了
未來國內使用這樣的見解在排解爭議的可能性很高
C可以做的事前處理方式
(1)必須查核智財局網站上的登記；
(2)必須要求專利權人提出其所有關於該專利的文書供檢閱，包含全部的專利相關契約；
(3)要求專利權人切結保證該專利並無其他契約；
(4)訪談專利權人的法務長和智財長, 詢問是否已有將該專利讓與或授權他人的事實，並要求簽切結；
(5)在專利讓與/授權契約中，要求專利權人擔保其專利權未讓與/授權他人；
(6)僅有切結和擔保並不足夠, 宜於契約中加入「解除契約」與「損害賠償」等條款，甚至可以要求加「違約金條款」。有違約金條款的好處是，只要發現專利權人違約，即可依約請求違約金，不需證明損害，以及損害與專利權人違約間的因果關係。

最後, 就是取得專利後, 一定、務必、絕對要 去智財局辦理登記
才能保障自己的權利

延續一開始提到，專利的實施，並不是專利權人專有實施的權利
而是排除他人實施的權利
因此買專利，或是接受專利授權
就是受讓者希望能藉由此專利，向第三者發動專利訴訟(也就是權利實施)
對於國內廠商而言
更通常是因為國際品牌大廠發動專利侵權訴訟
國內廠商希望能在自己的專利組合中找到可以攻防的地方, 卻找不到
因此才會尋覓外部來源
這邊要特別強調
專利權的權利實施
當然可以從專利說明書與專利申請範圍來了解其權利範圍
甚至要買提出告訴的品牌商的產品來拆解
做交叉比對 (又稱專利範圍比對)
如果專利受讓者/被授權者有養自己的專利團隊
那當然是可以自己來
可是, 本篇文章在談的就是從企業投資的角度出發
企業投資通常人力極為精簡
假若是大型集團企業, 或許可以Leverage專利部門
但假若是創投這種投資公司...要去哪找這種人協助呢?
法務都不一定會懂 (大部分法務是商法背景)
因此，建議直接委請專業的專利律師進行此項盡職調查
從而避免花冤枉錢(當年HTC就是花了很多冤枉錢.....)

這個提醒非常的重要
實際上, 這也是小第在實務上最經常發現的情況
實務上出現的事情是
學校發明了一個專利
該專利專屬授權給標的公司
創投在評價該標的公司時, 要求檢視專屬授權契約
發現有「本人/本公司保有自己實施或授權他人實施」等附加條件
或是「本人僅授權標的公司可實施XXX用途, 未授權之用途本人仍保留可實施的權利」
依專利法的規定, 專屬被授權人在授權範圍內, 排除專利權人實施該發明
若有上述的保留專利權人自己實施的條款
有可能會被法院認定其不符合專屬授權的要件
從而判定該「專屬授權」實質上是「非專屬授權」
此時專屬被授權人擁有的訴訟當事人適格
會被法院認為其並非專屬被授權人而敗訴

實務運作上，如果遇到專利權人仍想保有可實施的權利
依照智慧財產法院的見解
直接採取簽署2份合約即可 (也可將2份合約寫在同一份內)
step 1: 先簽屬專利讓與或專屬授權契約, 不記載保留條款
step 2: 讓專利受讓人/專屬被授權人在將專利非專屬授權給原專利權人
這個關鍵是在於
專利法中, 原則上專屬被授權人得「再授權」第三人實施, 無須另在合約中約定
但非專屬授權，原則上則沒有這個權利, 除非有在合約中另行約定
(這通常是因為非專屬被授權人, 不是自己生產, 會委由代工廠, 這時候就要在非專屬授權合約中, 約定可再授權的相關條款)

OK, 以上講了這麼多
希望對各位讀者真的有用
智財權相關的法律issue很多
有些是能自己把握的
有些是要靠有經驗的律師, 甚至是專利師 才能有效判斷
事實上, 台灣公司在國際上交易越來越頻繁時
智財權變成交易風險的一大議題
尤其是在初級市場的投資
當評估一間公司的主要價值來源, 就是其手上的技術
無論是形成專利, 或是仍是營業秘密
都是對大部分投資人員而言是很陌生的
當我們在評估標的時
我們會去做產業分析、經營團隊分析、財報分析
以確保人員素質可行、產業未來可行、財務風險可控等issue
但如同前述B輪以前的公司
自然產業未來可行之虞, 也要確保公司的技術在該產業仍可行
(而不是一個已經逐漸被淘汰、或是明顯不可能跟主流技術攀比)
那對於技術力的評估, 我們會請教產業專家
對於該技術的法律保護, 自然也是要嚴加管控了。