國內許多公司未設有智財部門,部分公司甚至連一位智財管理師或專利工程師都沒有。當公司還在只有3-5位創始員工的新創初期時,確實難有財力聘雇一位內部專職的智財管理師或律師,這位專職人員可能也沒有足夠多的專業事務可以做,公司未聘請專職智財法務人員無可厚非。然而上市上櫃公司都已有相當完整的組織架構與經營規模,智財管理相關事務也必然不少,卻仍有過半的上市上櫃公司因人事經費考量而不願在公司內部設置專職智財法務部門。這些公司經營者普遍認為,當公司有申請專利或商標之需求時可洽專利商標事務所辦理,公司如有法律爭議事件或撰擬契約需求時委託律師事務所協助即可,何必花錢找一位專職人力呢!
實則無論專利商標事務所或律師事務所皆屬公司外部服務提供者,他們有幾十家客戶要服務,不可能了解每家公司的經營管理策略,公司也不會告知任何非屬委託案件之營業秘密。因此,外部智財法務服務提供者僅能就委託事項點狀地提供智財服務,無法替代公司內部智財管理師或專利工程師為公司智財事務進行整體策略式的思考。例如當公司完成一件發明後要申請專利時找來專利事務所,公司的研發人員會將該件發明的技術內容告知專利事務所的專利工程師。由於外部專利工程師必須負責很多客戶,其先前在校所學專長也不見得與公司之科技領域相符,對於公司研發人員所告知的技術內容絕難通盤了解。由於外部專利工程師對公司的經營策略、專利佈局策略、及相關產業狀況所知有限,所幫忙撰寫的專利說明書自然僅限於公司研發人員所告知該件發明的技術內容,難以拉高格局從公司經營策略角度協助公司做好專利策略佈局。再如當公司有撰擬契約需求時找來外部律師,也肯定僅會告知與該件契約相關的資訊,由於外部律師是「外人」,公司通常不會告知這件契約在公司整個經營策略中所扮演的角色。此時外部律師往往僅能將公司所告知的契約事項依其法律專業鋪陳成契約條文,至於這份契約是否真能與公司經營策略相契合,外部律師在欠缺充分資訊下就很難顧及了。
如企業內部設有專利工程師,由於其僅負責該企業一家「客戶」,因此對公司所屬產業、公司的核心技術以及公司的產品都會非常熟悉,專利部門也會依據公司經營策略擬定公司專利佈局策略。企業內部專利工程師兼具科技與專利的專業,可以協助研發部門在研發專案初期進行專利檢索,有助於研發部門了解產業與競爭對手之技術發展現況以作為研發創新的參考;研發專案後期可協助進行自由實施分析(freedom-to-operate analysis),以確保公司即將上市之產品不會侵害他人專利權。在申請專利過程中,公司內部專利工程師可以扮演企業研發工程師與外部專利工程師間的橋樑,當研發工程師與外部專利工程師討論發明內容時協助將其轉換成符合佈局策略的提案構想,絕對有助於外部專利工程師寫出與專利佈局相符的專利說明書。舉例而言,公司內部專利工程師基於對產業現況與公司技術的了解,可以在專利會談時協助研發工程師多發展幾個實施例,有助於外部專利工程師撰寫較大的申請專利範圍。內部專利工程師也可與外部工程師討論公司運用專利之策略,例如將來要對哪些競爭對手發起侵權訴訟或收取授權金,都有助於外部專業的專利師依據公司策略撰寫合宜的專利範圍。
部分上市上櫃公司雖然設有智財部門,然往往因位階過低而無法參與公司決策,僅能處理聯繫事務所或繳交年費等行政事務。甚至有公司將智財部門設於總務部門或人力資源部門之下聊備一格,實難想像其智財管理師或專利工程師能發揮何等功能。有鑑於此,我國證券交易所與金融監督管理委員會於2020年積極推動革新方案,包含修正上市上櫃公司治理實務守則,責成上市上櫃公司董事會必須研議且執行智慧財產計畫,進而評估與監督公司智財管理之績效。2020年初更發布新版公司治理評鑑指標,於「強化董事會結構與運作」之指標項目中首度納入智慧財產管理,使得智財管理成為上市上櫃公司之公司治理的新樂章。
作者:宋皇志,政治大學科技管理與智慧財產研究所教授,中華無形資產曁企業評價協會理事長
完成日期:222年3月27日
有著作權,請勿侵權,惟歡迎註明出處引用
email: sung.hc@gmail.com


















