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陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
商標貴在「使用」，如此才能保持商標權之效力，又稱作商標的「維權使用」。在美國法中，關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的放棄（abandonment）。本文欲提供美國與台灣在商標維權使用認定比較，並闡述美國法考量商標權人的事業創立、營運、或結束等「商業情境」以彈性判斷是否成立「維權使用」的需要。
台美法條規範差異
在美國，15 U.S.C. § 1127規定造成商標「擬制為放棄」（shall be deemed to be “abandoned”）之狀況，其一是商標權人不繼續使用其商標且有「不再重啟使用的意圖」（intent not to resume such use）[1]。
從法條內容來看，美國法對商標「維權使用」的檢視重點不單純是「使用」本身。「停止使用」單獨而言不代表放棄商標，但商標權人的心態對「商標放棄」判斷有關鍵的影響。「停止使用」的期間也不是重點，而一旦商標權人無重啟使用的意圖時，商標即已被權利人所放棄。至於「連續三年的未使用」，其僅是構成推定「商標放棄」的證據，而商標權人可透過舉證「重啟使用的意圖」來推翻「商標放棄」的推定。
美國法的規範架構與台灣有顯著差異。台灣一向有以「未使用」或「繼續停止使用」為由而廢止商標的制度，例如《商標法》第63條第1項第2款規定，而同法條第3項則有考量商標權人的主觀意圖，但此考量傾向「未使用」或「繼續停止使用」之結論。從法條文義來看，如果商標要避免落入有關「維權使用」的廢止事由，商標使用必須符合三項基本要件：（1）無正當事由；（2）迄未使用或繼續停止使用；（3）使用已滿三年。
反觀美國法，「無正當事由」不是要件、「迄未使用」也不是。因為採取「使用主義」，故除了以「使用之意圖」為基礎的商標外，通常商標都有曾被「使用」 — 「停止使用」期限並無規定，而「三年未使用」的規定僅是可舉證推翻的「推定放棄」。
除了商標權人自己使用外，台灣《商標法》將「維權使用」的範圍涵蓋至「商標被授權人之使用」。美國法雖未明訂授權使用的情況，但判例法卻視特定授權為商標放棄的類型，例如不控制品質的授權、造成侵權行為的授權等。因而，美國法的「維權使用」包括授權，但有其適用的限制。
在美國法概念下，「維權使用」要求商標的「善意使用」以避免該商標被視為「停止使用」或「未使用」。不同於台灣《商標法》第5條明訂「商標使用」的法律要件，美國法將「善意使用」視為個案判斷之「事實問題」。美國法對「維權使用」規範有「彈性」特質，其所考量「商業情境」涉及商標權人所處的營業狀態和使用方式等因素。
台美商標法令上的比較
事業創立與結束
在事業創立過程中，Rivard案[2]顯示如果商標權人確實有從事使用商標的準備活動，儘管沒有銷售產品或提供服務和宣傳，仍可視該準備活動為商標的「維權使用」。
關於事業的結束，例如Vais Arms案[3]，如果商標權人已將事業出售給他人，則停止使用情況是很明顯的。然而，Electro Source案[4]則揭示儘管商標權人處於結束營業的過程中，只要其仍有商標使用，雖其使用狀態與一般的商標權人有極大的差異，於判斷「維權使用」時必須納入營業狀況為考慮因素。如果是符合事業經濟規模的商標使用，仍可視為「維權使用」，而不問商標權人是否有從事一般同業規模的行銷活動。
Electro Source案的「維權使用」從台灣《商標法》來看亦屬「商標使用」。儘管該案商標權人處於出清存貨的狀態，但就其仍使用系爭商標來識別其商品。此外，商標權人在銷售存貨時，仍從事行銷或參加商展的狀態。整體而言，商標權人使用商標係因市場銷售或商業交易目的進行 — 因此，可視為台灣《商標法》第5條之「商標使用」。
事業營運中
「事業營運中」考慮「使用」本身對於其營業的意義。從使用客體而言，如果商標權人所使用的商標不是當初申請註冊的商標，例如Sloan案[5]，儘管使用與註冊的商標間具有共同文字，則該使用即不再是「商標使用」。除非商標權人能主張「商業印象理論」（commercial impression theory）以證明「使用商標」是「註冊商標」識別特徵的延續，則才屬「商標使用」 — 此意味「商標使用」的客體本身要有識別性。商標權人為讓其服務或商品有識別性的符號而註冊商標，故在使用時必須依註冊時商標的內容來使用，否則該使用對其營業即失去當初申請商標時所期待的識別性意義。
「消費者對商標的辨識度」一直是台灣司法實務上判斷「商標使用」的因素。美國法也有相當的考量，即Lens.com案[6]，系爭商標是指定用於「物」的表徵。商標權人雖使用商標於營業上，但使用結果卻造成消費者無法將系爭商標與所指定之「物」相關連，而消費者所聯想的是商標權人所提供的服務。因而，該使用不是「維權使用」。
另從「使用」的目的而言，如果商標權人意在讓系爭商標退出市場或破壞系爭商標的商譽，其使用即不屬於「維權使用」。在Del-Rain案[7]中，商標權人有意使系爭商標退出市場 — 除了推出新產品外，商標權人還宣傳系爭商標產品的瑕疵，即客觀上，商標權人的確想放棄系爭商標。因而，儘管商標權人以系爭商標為表徵而出清庫存商品，法院仍不認為此為「維權使用」。如果將Del-Rain案的事實放在台灣《商標法》下思考，根據第5條，Del-Rain案的出清存貨會被視為「商標使用」 — 理由是該使用是為了存貨的銷售，且產品上也標示系爭商標。
商標轉換中
商標權人的使用不能僅為了維持商標權有效性，而「虛偽使用」。如果轉換商標原本就是商標權人的政策，儘管其仍於營業場所使用系爭商標，該類使用也不屬於「維權使用」，Kellogg案[8]即屬此類。商標權人為了保有商標權，仍在營業場所使用系爭商標，然而，此可由商標權人的公司政策資料及其與經銷商互動可佐證，事實上商標權人正在進行更換商標的行動。因而，系爭商標的使用並非「維權使用」。
上述案件法院應考慮使用意圖之主觀證據，因而參酌商標權人對商標使用的決策。此反映美國法的「維權使用」是排除「僅為了維持商標權有效性的使用」。Kellogg案見解相當於台灣《商標法》第63條第3項，若於申請廢止時該註冊商標已為使用，則不予廢止其註冊，但例外是權利人或被授權人因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者。不過，差異在於台灣法對相當於「僅為了維持商標權有效性使用」只考慮商標權人是否知悉廢止申請以及開始使用商標期間。而美國法考慮的方向是商標使用目的，會檢驗商標權人的主觀意圖。
另更換商標的過程不代表原商標的使用必然非屬「維權使用」。在ITT案[9]中，因為供應商的更換，商標權人決定要轉換系爭商品的商標。在轉換的過程中，商標權人曾發出通知給經銷商，雖ITT案的事實似乎顯示商標權人已未在原商標產品上標示系爭商標，法院卻不認為系爭商標屬停止使用。關鍵的事實在於商標權人的銷售事務通知中，是以系爭商標來表徵商標商品，且以系爭商標產品的經銷商來稱呼接受通知者。亦即，商標權人對系爭商標的使用主要在陳述更換商標的政策，而有以商標來表徵商品的行為。
結語
美國法在商標「維權使用」實務有商業上的意義。Kellogg案處於商標轉換的階段，而商標權人對經銷商營業處所的商標標示改變是花了不少時間和心力 — 在ITT案和Cumulus案[10]中，商標權人在從事商標轉換的程序，針對相同或相似的商品從原商標（即系爭商標）換為新商標。
Kellogg案的商標轉換已完成，而又執行「僅為了維權」的使用，故才被視為非維權使用。相反地，ITT案和Cumulus案的使用有其辨識商品或服務來源之意義。事實上，在商標轉換的過程中，商標權人應須費時讓熟悉原商標的消費者漸漸將其識別對象轉為新商標。
商標權人一旦停用原商標，即開始起算「停止使用」的期間，則未能考慮到一般商業的合理狀況。因此，建議在更換商標的情境下，不應立刻認定原商標已進入停止使用狀態，而應視使用行為的本質檢驗表徵商品或服務來源的商標使用狀態。
備註：
- [1] Grocery Outlet Inc. v. Albertson’s Inc., 497 F.3d 949 (9th Cir. 2007).
- [2] Rivard v. Linville, 11 F.3d 1074 (Fed. Cir. 1993).
- [3] Vais Arms, Inc. v. Vais, 383 F.3d 287 (5th Cir. 2004).
- [4] Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Grp., Inc., 458 F.3d 931 (9th Cir. 2006).
- [5] Sloan v. Auditron Elec. Corp., 68 F. App’x 386 (4th Cir. 2003).
- [6] Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc., 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012).
- [7] Del-Rain Corp. v. Pelonis USA, Ltd., 29 F. App’x 35 (2d Cir. 2002).
- [8] Kellogg Co. v. Exxon Corp., 209 F.3d 562 (6th Cir. 2000).
- [9] ITT Indus., Inc. v. Wastecorp Inc., 87 F. App’x 287 (3rd Cir. 2004).
- [10] Cumulus Media, Inc. v. Clear Channel Commc’ns, Inc., 304 F.3d 1167 (11th Cir. 2002).
責任編輯：盧頎
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