桂冠律師談競爭—企業在寄發警告函時該注意些什麼：兼論「公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」

更新於 2022/06/20發佈於 2022/06/04閱讀時間約 9 分鐘

隨著科技發展得日新月異、商業市場的瞬息萬變，各企業間的商業競爭也越發激烈，因此，商標權、著作權及專利權等智慧財產權，逐漸成為各企業致力經營的核心價值；只要企業取得智財權，一旦在市場中發覺競爭對手、後進者有侵權的可能，寄發警告信函往往成為企業行使權利的首選之舉，理由在於，寄發警告函既可有效阻擋競爭對手、後進者搶占市場份額，進而鞏固企業自身的市場優勢地位，也可迫使競爭對手、後進者洽商授權事宜，藉此獲取更大市場利益，此外，相較於聲請假扣押、假處分等保全程序，甚而提起侵權訴訟，直接寄發警告函實在更為迅速、經濟。然而，值得注意的是，寄發警告函既然是權利人自身權利的行使，應當注意避免「權利濫用」，尤其權利人自恃享有權利，濫用自身權利刻意打壓競爭對手、後進者，而有「限制競爭」或「不公平競爭」的情形，當然會違反公平交易法的相關規範；為避免企業藉由警告信函行使權利，卻誤觸法網反而違反公平交易法，今天我就跟各位聊聊，公平交易委員會(以下簡稱「公平會」)針對警告函案件特別訂定的行政規則「公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」(以下簡稱「警告函處理原則」)

首要說明的是，為確保事業公平競爭，維護交易秩序，並有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，而不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權的警告函，因而造成限制競爭或不公平競爭的案件，公平會特別訂定「警告函處理原則」，明確規範各事業寄發警告函時應遵循的事項，針對公平法規範的「事業」，是指「具備繼續、獨立、從事經濟活動的人或團體」，舉凡公司、獨資、合夥、提供商品或服務從事交易的人、團體及事業所組成的同業公會，以及其他依法設立、促進成員利益的團體，均包括在內(公平法第2條、最高行政法院95年度判字第2128號判決參照)；所謂「事業寄發警告函」，依警告函處理原則第2點，專指事業以信函對自身或他事業的「交易相對人或潛在交易相對人」，散發他事業侵害其著作權、商標權或專利權的行為(註:直接寄送信函給競爭對手，非發警告函處理原則之規範標的)，不論該信函的名稱是警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事或其他名稱，至於該信函的形式，雖然從警告函處理原則第2點的文義來看，只限於「書面」而不包括電磁紀錄(如網站公開信、網路新聞稿等)，但這樣的文義解釋上顯然有失公允，也不符合現今科技發展的趨勢，從而，目前大多數還是認為警告函的形式，除紙本書面外，還有包括電磁紀錄。

有關警告函處理原則的重點，分別有「發函前應踐行的先行程序」、「違反警告函處理原則的法律效果」，逐一分述如次:

發函前應踐行的先行程序

依警告函處理原則第3點、第4點的規定，企業只要踐行下列任一先行程序，之後才寄發警告信函，就推定為依照著作權法、商標法或專利法「行使權利的正當行為」:
(1)取得法院認定著作權、商標權或專利權遭受侵害的一審判決；
(2)取得著作權審議及調解委員會確認著作權受侵害的認定【僅限著作權受侵害的情形，才可踐行此先行程序】；
(3)將可能侵害專利權之標的物委由專業機構鑑定而取得鑑定報告，並且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害【僅限專利權受侵害的情形，才可踐行此先行程序】；
(4)發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害，並且在警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉權利可能遭侵害的事實。
針對前述第3項的先行程序，有疑問的是，既然需將可能侵害專利權之標的物送請鑑定並取得鑑定報告，寄發警告函時是否應檢附「專利侵權鑑定報告」? 綜合公平會、最高行政法院的見解來看，倘若檢附「專利侵權鑑定報告」，當然合法沒問題，但如未檢附，應在警告函內敘明專利權明確內容、範圍，以及受侵害的具體事實(也就是符合前述第4項的先行程序)，才屬合法。至於前述第4項的先行程序，企業除在寄發警告函「之前」或「同時」，通知可能侵權的廠商請求排除侵害外，另應於警告函內敘明權利明確內容、範圍，及受侵害之具體事實，然而，實務上企業在警告函內往往只記載專利權或商標權的名稱、字號或證書號，漏未敘明專利或商標受侵害的具體情事，從而不符警告函處理原則第4點，遭到公平會裁罰；提請企業在寄發警告函時，信函內容除應敘述專利權或商標權的明確內容、範圍外，尚應述及權利受侵害的具體事實，而非空泛指控競爭對手侵權。

違反警告函處理原則的法律效果

警告函處理原則第5點第1項規定:「事業未踐行第三點或第四點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第二十五條之違反。」也就是說，事業若未經踐行第三點或第四點的先行程序，直接寄發警告函，另外有「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為」，就會違反公平法第25條；雖然法條明文規定，企業寄發警告函，除未踐行警告函處理原則第3點或第4點的先行程序外，還要有「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為」，才會違反公平法第25條，然而在實務上，企業如未遵守警告函處理原則第3點或第4點，通常有相當的機率，遭公平會認定「為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為」，提請各企業不可不慎；至於是否構成「足以影響交易秩序」、「欺罔」或「顯失公平」的判斷標準，詳請參閱「公平會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則」。
警告函處理原則第5點第2項規定:「事業雖踐行第四點規定之先行程序而發警告函，但內容涉有限制競爭或不公平競爭情事者，本會將視具體個案，檢視有無違反公平交易法之規定。」申言之，縱然企業有踐行警告函處理原則第4點的先行程序，但經審認發函內容有「限制競爭」或「不公平競爭」的情形，公平會還是將依公平法各該規定裁處；至於為什麼遵照警告函處理原則第4點的先行程序，還會有「限制競爭」或「不公平競爭」的情形? 什麼是「限制競爭」或「不公平競爭」? 這邊分述如下:
(1)為落實市場自由經濟、促進商業活動、維護市場交易秩序，並衡平消費者權益，公平法主要是規範足以影響交易秩序的不正行為，分別是「限制競爭」、「不公平競爭」，前者的行為類型，包括獨占行為、結合行為、聯合行為、垂直限制競爭等，而後者的行為類型，包括虛偽不實或引人錯誤的表示或表徵(俗稱廣告不實)、商品仿冒、營業誹謗等。據此，企業縱然踐行警告函處理原則第4點的先行程序，但警告函的內容若有虛偽不實或引人錯誤的表示或營業誹謗等，仍依公平法各該規定裁處。
(2)職此，提請企業在撰寫警告函時，內容除應說明權利內容與範圍、受侵害之具體情事外，用字遣詞務必中性、客觀、不誇大，以免遭公平會認定有虛偽不實或引人錯誤的表示、妨礙競爭信譽等情事。

另需注意的是，關於「新型專利」(註:新型專利是指利用自然法則的技術思想，著重於物品形狀、構造或裝置的創作，例如台灣專利M264083號--台積電公司針對「輸送晶圓之機械手臂」的新型專利)，專利法第116條有別於警告函處理原則，特別明文規定:「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」此需說明者有二:

專利法第116條的立法理由在於，專利法對於新型專利採「形式審查」(註:形式審查是指申請人提交法律規定的申請文件就會審核通過)，主管機關未就實體要件審查即授予專利權，縱使權利人取得新型專利，並非必然為有效的專利權，基此特性，權利人主張新型專利權時，應輔以「新型專利技術報告」佐證新型專利的有效性；其次，為防堵新型專利權人不當行使或濫用權利，新型專利權人未提示技術報告不得警告，若未提示即逕行警告者，除不屬於行使權利的正當行為外，倘足以影響交易秩序，從而造成不公平競爭的情事，當然適用公平法進行裁處(最高法院109年度台上字第3133號判決意旨參照)。
尤其，當依循警告函處理原則第3點第1項第2款寄發警告函時，「專利侵權鑑定報告」需連同「新型專利技術報告」一併檢附，兩份報告的差異在於，「專利侵權鑑定報告」是以專利有效為前提所作成，且報告內容在於鑑定是否構成專利侵權，而「新型專利技術報告」在於填補新型專利有效性的不足，屬於新型專利權人主張權利的要件。據此，企業如發現競爭對手可能侵害其「新型專利」，進而打算寄發警告函時，不僅需遵照警告函處理原則的先行程序，尚應依照專利法第116條的規定，檢附「新型專利技術報告」，否則一旦遭公平會認定個案有「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為」，繼而違反公平法第25條，公平會當然將依法裁處，值得各企業多加留心。

綜上所述，寄發警告函雖是企業自身智財權的行使，但為避免企業自恃享有智財權而刻意濫用，公平會訂有「警告函處理原則」，因此，企業在撰寫、寄發警告函之時，應當注意警告函處理原則所列的「發函前應踐行的先行程序」、「違反警告函處理原則的法律效果」等重點，免得屆時行使權利不成，反倒誤觸公平交易法的法網，如此一來，真的是賠了夫人又折兵！此外，有別於警告函處理原則，專利法第116條就「新型專利」特別明文:「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」從而，企業如發現競爭對手可能侵害新型專利時，不論依警告函處理原則第3點或第4點寄發警告函，切記一定要檢附「新型專利技術報告」，尤其遵循該原則第3點第1項第2款的先行程序時，應同時檢附「專利侵權鑑定報告」、「新型專利技術報告」兩份報告，不僅缺一不可，也不能互相代替，否則公平會的裁罰處分就在不遠處！

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