桂冠律師談競爭—企業在寄發警告函時該注意些什麼:兼論「公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」Chris ChiangChris Chiang

桂冠律師談競爭—企業在寄發警告函時該注意些什麼:兼論「公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」

2022-06-04|閱讀時間約 9 分鐘
隨著科技發展得日新月異、商業市場的瞬息萬變,各企業間的商業競爭也越發激烈,因此,商標權、著作權及專利權等智慧財產權,逐漸成為各企業致力經營的核心價值;只要企業取得智財權,一旦在市場中發覺競爭對手、後進者有侵權的可能,寄發警告信函往往成為企業行使權利的首選之舉,理由在於,寄發警告函既可有效阻擋競爭對手、後進者搶占市場份額,進而鞏固企業自身的市場優勢地位,也可迫使競爭對手、後進者洽商授權事宜,藉此獲取更大市場利益,此外,相較於聲請假扣押、假處分等保全程序,甚而提起侵權訴訟,直接寄發警告函實在更為迅速、經濟。然而,值得注意的是,寄發警告函既然是權利人自身權利的行使,應當注意避免「權利濫用」,尤其權利人自恃享有權利,濫用自身權利刻意打壓競爭對手、後進者,而有「限制競爭」或「不公平競爭」的情形,當然會違反公平交易法的相關規範;為避免企業藉由警告信函行使權利,卻誤觸法網反而違反公平交易法,今天我就跟各位聊聊,公平交易委員會(以下簡稱「公平會」)針對警告函案件特別訂定的行政規則「公平會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」(以下簡稱「警告函處理原則」)
首要說明的是,為確保事業公平競爭,維護交易秩序,並有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權,而不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權的警告函,因而造成限制競爭或不公平競爭的案件,公平會特別訂定「警告函處理原則」,明確規範各事業寄發警告函時應遵循的事項,針對公平法規範的「事業」,是指「具備繼續、獨立、從事經濟活動的人或團體」,舉凡公司、獨資、合夥、提供商品或服務從事交易的人、團體及事業所組成的同業公會,以及其他依法設立、促進成員利益的團體,均包括在內(公平法第2條、最高行政法院95年度判字第2128號判決參照);所謂「事業寄發警告函」,依警告函處理原則第2點,專指事業以信函對自身或他事業的「交易相對人或潛在交易相對人」,散發他事業侵害其著作權、商標權或專利權的行為(註:直接寄送信函給競爭對手,非發警告函處理原則之規範標的),不論該信函的名稱是警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事或其他名稱,至於該信函的形式,雖然從警告函處理原則第2點的文義來看,只限於「書面」而不包括電磁紀錄(如網站公開信、網路新聞稿等),但這樣的文義解釋上顯然有失公允,也不符合現今科技發展的趨勢,從而,目前大多數還是認為警告函的形式,除紙本書面外,還有包括電磁紀錄
有關警告函處理原則的重點,分別有「發函前應踐行的先行程序」、「違反警告函處理原則的法律效果」,逐一分述如次:
  • 發函前應踐行的先行程序
  1. 依警告函處理原則第3點、第4點的規定,企業只要踐行下列任一先行程序,之後才寄發警告信函,就推定為依照著作權法、商標法或專利法「行使權利的正當行為」:
    (1)取得法院認定著作權、商標權或專利權遭受侵害的一審判決;
    (2)取得著作權審議及調解委員會確認著作權受侵害的認定僅限著作權受侵害的情形,才可踐行此先行程序
    (3)將可能侵害專利權之標的物委由專業機構鑑定而取得鑑定報告,並且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商,請求排除侵害僅限專利權受侵害的情形,才可踐行此先行程序】;
    (4)發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害,並且在警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍,及受侵害之具體事實(例如權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等),使受信者足以知悉權利可能遭侵害的事實
  2. 針對前述第3項的先行程序,有疑問的是,既然需將可能侵害專利權之標的物送請鑑定並取得鑑定報告,寄發警告函時是否應檢附「專利侵權鑑定報告」? 綜合公平會、最高行政法院的見解來看,倘若檢附「專利侵權鑑定報告」,當然合法沒問題,但如未檢附,應在警告函內敘明專利權明確內容、範圍,以及受侵害的具體事實(也就是符合前述第4項的先行程序),才屬合法。至於前述第4項的先行程序,企業除在寄發警告函「之前」或「同時」,通知可能侵權的廠商請求排除侵害外,另應於警告函內敘明權利明確內容、範圍,及受侵害之具體事實,然而,實務上企業在警告函內往往只記載專利權或商標權的名稱、字號或證書號,漏未敘明專利或商標受侵害的具體情事,從而不符警告函處理原則第4點,遭到公平會裁罰;提請企業在寄發警告函時,信函內容除應敘述專利權或商標權的明確內容、範圍外,尚應述及權利受侵害的具體事實,而非空泛指控競爭對手侵權
  • 違反警告函處理原則的法律效果
  1. 警告函處理原則第5點第1項規定:「事業未踐行第三點或第四點規定之先行程序,逕發警告函,且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者,構成公平交易法第二十五條之違反。」也就是說,事業若未經踐行第三點或第四點的先行程序,直接寄發警告函,另外有「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為」,就會違反公平法第25條;雖然法條明文規定,企業寄發警告函,除未踐行警告函處理原則第3點或第4點的先行程序外,還要有「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為」,才會違反公平法第25條,然而在實務上,企業如未遵守警告函處理原則第3點或第4點,通常有相當的機率,遭公平會認定「為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為」,提請各企業不可不慎;至於是否構成「足以影響交易秩序」、「欺罔」或「顯失公平」的判斷標準,詳請參閱「公平會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則」。
  2. 警告函處理原則第5點第2項規定:「事業雖踐行第四點規定之先行程序而發警告函,但內容涉有限制競爭或不公平競爭情事者,本會將視具體個案,檢視有無違反公平交易法之規定。」申言之,縱然企業有踐行警告函處理原則第4點的先行程序,但經審認發函內容有「限制競爭」或「不公平競爭」的情形,公平會還是將依公平法各該規定裁處;至於為什麼遵照警告函處理原則第4點的先行程序,還會有「限制競爭」或「不公平競爭」的情形? 什麼是「限制競爭」或「不公平競爭」? 這邊分述如下:
    (1)為落實市場自由經濟、促進商業活動、維護市場交易秩序,並衡平消費者權益,公平法主要是規範足以影響交易秩序的不正行為,分別是「限制競爭」、「不公平競爭」,前者的行為類型,包括獨占行為、結合行為、聯合行為、垂直限制競爭等,而後者的行為類型,包括虛偽不實或引人錯誤的表示或表徵(俗稱廣告不實)、商品仿冒、營業誹謗等。據此,企業縱然踐行警告函處理原則第4點的先行程序,但警告函的內容若有虛偽不實或引人錯誤的表示或營業誹謗等,仍依公平法各該規定裁處。
    (2)職此,提請企業在撰寫警告函時,內容除應說明權利內容與範圍、受侵害之具體情事外,用字遣詞務必中性、客觀、不誇大,以免遭公平會認定有虛偽不實或引人錯誤的表示、妨礙競爭信譽等情事。
另需注意的是,關於「新型專利」(註:新型專利是指利用自然法則的技術思想,著重於物品形狀、構造或裝置的創作,例如台灣專利M264083號--台積電公司針對「輸送晶圓之機械手臂」的新型專利),專利法第116條有別於警告函處理原則,特別明文規定:「新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告。」此需說明者有二:
  • 專利法第116條的立法理由在於,專利法對於新型專利採「形式審查」(註:形式審查是指申請人提交法律規定的申請文件就會審核通過),主管機關未就實體要件審查即授予專利權,縱使權利人取得新型專利,並非必然為有效的專利權,基此特性,權利人主張新型專利權時,應輔以「新型專利技術報告」佐證新型專利的有效性;其次,為防堵新型專利權人不當行使或濫用權利,新型專利權人未提示技術報告不得警告,若未提示即逕行警告者,除不屬於行使權利的正當行為外,倘足以影響交易秩序,從而造成不公平競爭的情事,當然適用公平法進行裁處(最高法院109年度台上字第3133號判決意旨參照)。
  • 尤其,當依循警告函處理原則第3點第1項第2款寄發警告函時,「專利侵權鑑定報告」需連同「新型專利技術報告」一併檢附,兩份報告的差異在於,「專利侵權鑑定報告」是以專利有效為前提所作成,且報告內容在於鑑定是否構成專利侵權,而「新型專利技術報告」在於填補新型專利有效性的不足,屬於新型專利權人主張權利的要件。據此,企業如發現競爭對手可能侵害其「新型專利」,進而打算寄發警告函時,不僅需遵照警告函處理原則的先行程序,尚應依照專利法第116條的規定,檢附「新型專利技術報告」,否則一旦遭公平會認定個案有「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為」,繼而違反公平法第25條,公平會當然將依法裁處,值得各企業多加留心。
綜上所述,寄發警告函雖是企業自身智財權的行使,但為避免企業自恃享有智財權而刻意濫用,公平會訂有「警告函處理原則」,因此,企業在撰寫、寄發警告函之時,應當注意警告函處理原則所列的「發函前應踐行的先行程序」、「違反警告函處理原則的法律效果」等重點,免得屆時行使權利不成,反倒誤觸公平交易法的法網,如此一來,真的是賠了夫人又折兵!此外,有別於警告函處理原則,專利法第116條就「新型專利」特別明文:「新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告。」從而,企業如發現競爭對手可能侵害新型專利時,不論依警告函處理原則第3點或第4點寄發警告函,切記一定要檢附「新型專利技術報告」,尤其遵循該原則第3點第1項第2款的先行程序時,應同時檢附「專利侵權鑑定報告」、「新型專利技術報告」兩份報告,不僅缺一不可,也不能互相代替,否則公平會的裁罰處分就在不遠處!
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