專利工程師初入行之小心得(上)

因為RAISE計畫之故，開始了專利工程師的工作。之所以會來這家事務所沒什麼了不起的原因，單純就是我當時不知腦袋在想什麼，接到了這第一通打來想找我進去的電話就答應了，直到一週後接到了某家生技公司的面試邀約電話，又很愚蠢地因為先答應了那家專利事務所因此婉拒了這第二家的面試邀約 (我後悔莫名，一個大好機會被我自己親手斷送)，總之就這麼莫名其妙地當起了專利工程師。

跟事務所老闆的不合在此就先不多提了，這篇其實只是想小記一下對這工作做了三、四個月的心得。以前我對做專利這行其實談不上有什麼認知，一直以為最主要的工作便是撰寫專利說明書而已，但其實遠不只如此。而即便是撰寫專利說明書事實上也並不容易—是指要寫得好的話，或許部分也是因為這原因所以到目前為止我只被派過一件要寫說明書的案子，而且那次還不是必須從零開始生出一篇的，而是已經申請過美國臨時案，且基本架構和內容都有了，我只要翻譯成中文和改寫為申請台灣案的格式，以及將原本臨時案中有一小部分的中文翻成英文以轉為美國正式申請案即可 (其實也沒這麼簡單，因為應該要重新思考申請專利範圍：是否能請到更上位的保護範圍？是否能增加其他的保護標的？還有，有沒有去查客戶自己有無在任何國家已申請過相關的發明？但當時也沒想這麼多，結果這也成了個辛酸血淚史)。截至目前，我所做的主要都是在撰寫答辯申復書，由於十有八九都是因為進步性被核駁，所以就要努力說服委員這個發明不是那麼容易就被想到的、即使結合這幾個引證案也無法教示本發明、、、等等，其實一開始我還非常非常菜的時候，每當看到OA (即Office Action，「官方發出之審查意見」的意思)都會覺得委員講得還蠻有道理的，案子看起來好像真的不太有進步性，結果當我照實把這種認同委員的最初看法跟事務所老闆報告後都會被罵上一頓，直指我怎麼就這麼容易被委員牽著鼻子走、委員的說法是後見之明等等，被罵了幾次後倒也學乖了，知道再怎麼樣也要從客戶想聽的出發，也就是要努力地挑委員邏輯的毛病，畢竟委員不可能在一件案子上花太多時間好好想清楚，他們通常是稍微看一下搜尋到的引證案覺得好像跟申請案有關就核駁了(但明知他們並未花太多時間細想但仍能常寫出長篇大論的核駁理由我也覺得相當佩服)，總之，因為每個審查意見都必須發通知函給客戶並且必須提出事務所對於審查意見的看法和給客戶的建議，所以除非引證真的把發明申請案的標的明明白白地指出來了(其實到這地步應該是新穎性就過不了了吧......)，否則大體上都要跟客戶說本所不認同委員的意見、該發明應具進步性、要從哪幾點切入答辯等等，然後再問客戶有沒有參考資料可提供或是有不同意見之類；大致說來，寫答辯書倒是個很不錯的訓練自己邏輯的過程，說真的，沒經過這些寫答辯申復書的練習，我還不知道原來自己的邏輯思考這麼的不好。