講者
張哲倫，理律法律事務所合夥人
Roger Chang, Partner, Lee and Li Attorneys-at-Law
主題
專利侵權訴訟攻防與技術爭點之審理程序：臺灣現況與檢討
Due process of handling technical disputes in patent infringement lawsuits: Current judicial practices in Taiwan
內容概要
張律師舉了一個執業時中常遇到的狀況：- 被告提出一個包含 300 個化合物的引證案，並從中選擇了化合物 A 及 B 來攻擊專利有效性。
- 法官主動詢問雙方，化合物 C 是否會使專利欠缺進步性。
- 兩方進行言詞辯論，最終判決專利因化合物 C 而不具有進步性。
張律師表示，一般從判決的文字中很難找到過程軌跡，因為當法官提到化合物 C 時，經驗豐富的被告律師會立即提出化合物 C 的主張，於是法官的問題就變成了當事人的主張。因此，張律師接著藉由幾個行政訴訟判決來探討法院究竟是如何「職權探知」
最高行政法院 105 年度判 546 號判決（在舉發階段，智財局不應自我限縮）
- 在行政訴訟中，使用不同證據的組合，會構成新證據，法官必須命舉發人答辯。例如在舉發時提出的是證據 1 + 2 + 4，當提起行政訴訟時，證據 1 + 3 的組合會被視為新證據。
- 在舉發階段，行政機關（例如智慧財產局）可以自行比對不同證據，且無需讓被舉發人提出答辯。
- 「在舉發審查階段，對於結合二以上證據，是否係屬舉發人未提出之新證據，不應與智慧財產案件審理法第33條『新證據』作相同解釋。」
- 「在舉發審查階段，應強調專利專責機關之專業及職權調查之能事，未提出之理由及證據之範圍，自不應太過限縮」
111 年度行專訴字第 56 號判決（即使舉發人承認證據不足以揭露，智財局仍可判斷專利無效）
- 在原本的舉發過程中，舉發人皆認同證據 1 本身不足以單獨揭露專利，需進一步結合其他證據。
- 專利權人認為智財局僅根據證據 1 ，就認定專利欠缺進步性，屬於「發動職權審查」，卻未給予專利權人答辯機會，違反了專利法第 75 條的規定。
- 智財局認為，舉發人已主張證據 1 與其他證據。依據最高行政法院 105 年度判 546 號判決的見解，不是職權調查的內容，自然不需要通知專利權人答辯。
- 智財局勝訴。
- 張律師認為，專利法第 75 條規範的範圍不僅限於「證據」，也包含「理由」。即使智財局使用的證據與舉發人相同，但因為判斷專利無效的理由與舉發人主張的不同，也需要給予被舉發人答辯機會。
111 年度行專訴字第 21 號判決（當智財局判斷專利無效的理由與舉發人不同，就屬於職權調查）
- 舉發人認為證據 2 未揭露專利申請範圍中的某項技術特徵，因此需要結合證據 3 來證明專利無效。
- 智財局直接認定證據 2 已揭露該項技術特徵。
- 法院指出，舉發人提出的舉發理由與智財局認定專利無效的理由不同。由於智財局使用了超出舉發人主張範圍的理由來認定專利無效，已屬於專利法第 75 條規範的職權調查範圍，必須給予被舉發人答辯的機會，且智財局就此部分「無裁量空間」
- 張律師：有操作實務的都了解，證據 2 本身的攻擊力道，一定比證據 2+3 強（不用防禦組合動機），所以當然要給被舉發人答辯的機會。
- 本案與 111 年度行專訴字第 56 號都是在 546 號判決之後的案件，但結果則大為不同。
108 年度行專訴字第 5 號判決（舉發人負有舉證責任）
- 行政訴訟中也存在舉證責任的概念。若行政機關要進行超出舉發人主張範圍的職權調查，則必須符合特定的法律要件。
- 本案中的舉發人，只針對原始的專利請求項進行舉證，但在專利權人更正專利後，舉發人卻沒有針對更正後的請求項補充舉發的理由，而智財局則自行針對更正提出了新的理由，並認定專利無效。
- 法院認為舉發人並未盡到舉證責任。智財局自行進行比對，已屬於專利法第 75 條所規範的職權調查，應該給予被舉發人答辯的機會。
- 這是較早的判決，也與 546 號判決的見解有出入。
102 年度行專訴字第 74 號判決（若舉發理由並未見於舉發人的主張，應予被舉發人答辯機會，以保障程序正義）
- 智財局在原處分中提出的理由，無法在舉發人的理由中找到依據。
- 法院認為，智財局若認為舉發理由不夠明確，應先要求舉發人補正，並給予被舉發人答辯機會，而非直接以沒有出現在舉發理由中的論點做出裁定。這樣的程序保障是法治國家的基石。
- 張律師也提到，本案判決讓他感受到文字的力量，以及對於程序的堅持。
從行政訴訟判決可以看出，專利法 75 條規範了職權調查的界線。另一方面，雖然民事訴訟是辯論主義，卻沒有清楚的法條去界定職權介入的界線。不過張律師還是舉了幾個例子。
- 最高法院 103 年度台抗字第 540 號民事裁定：法院在處理假處分申請時，不考量專利申請權或所有權歸屬等問題。因為那不是保全程序的一部分。
- 高等法院 96 抗字 1394 號民事裁定：假處分申請時，不考量新穎性。
然而相較於台灣法院，張律師認為美國法官更傾向於扮演中立的裁判角色，依據當事人提出的證據強弱和論點來做出判決（舉了 2 個例子）。另外也舉了 2 個台灣的證據保全裁定作為對照：
- 102 年度民聲字第 6 號證據保全裁定：系爭專利可能違反專利法第 26 條，沒有充分揭露，所以不准證據保全。（張律師：但證據保全應該要考慮專利的強度或有效性嗎？）
- 113 年度民聲字第 3 號證據保全裁定：即使系爭產品實施了系爭專利，系爭專利也已經擬制喪失新穎性。其中擬制喪失新穎性的基礎是被控侵權者申請的專利。
張律師最終表示，整個問題還是在於民事訴訟到底是為了發現真實，還是當事人之間的公平？他也表示台灣刑事訴訟的規則非常遵守當事人進行主義，行政訴訟也是，但民事訴訟卻反而不是如此。
與談人評論
吳從周，國立臺灣大學法律學院特聘教授
吳教授指出，辯論主義/職權探知主義是學術界長期的爭論。從 1877 年的德國，到日本，再到台灣，都未有定論。他進一步回顧 1895 年的奧地利民事訴訟法，主張法官應與當事人合作，共同發現事實真相，以免訴訟遲延，此一觀點被稱為協同主義，甚至回過頭影在德國引發討論。吳教授認為，台灣的民事訴訟法雖然以辯論主義為基礎，但在實務運作上，也融入了職權探知的元素，例如民事訴訟法第 288 條允許法院在無法獲得心證時，「得」依職權調查證據。
吳教授的看法：化合物 C 是否可以用來主張專利無效，可能要考慮是不是法院職務上已經知道的事情（因為卷裡有，所以毋庸舉證）。「職務上已知」是指在先前的案件中已經看過了，仍然留存在記憶中，不用再去翻閱前案件。最後，吳教授以「2 個法律人就有 3 個法律意見」 來形容辯論主義與職權探知主義的爭論，也強調法律見解的多元性。
彭洪英，智慧財產及商業法院庭長
主要針對兩個部分回應張律師：
證據保全
智慧財產案件審理法對於證據保全並無特別規定，因此應回歸民事訴訟法。 民事訴訟法第 368 條規範了兩種可以聲請證據保全的情況：
- 證據滅失型：證據有滅失或礙難使用之虞時。
- 確認事物現狀型：有法律上的利益及必要時。
專利訴訟中的證據保全通常屬於確認事物現狀。
- 民事訴訟法第 370 條規定了證據保全的四款事項，必須釋明理由。
- 「釋明」與「證明」在性質上沒有太大的不同，只在份量上有差異（最高法院 95 年度台抗字第 386 號民事裁定）
- 證明要讓法院產生堅強心證，達到確信的程度，而釋明只要是「大致為正當」就好。（最高法院 97 年度台抗字第 264 號民事裁定）
- 保全證據之必要性，與聲請人有無理由不同。（最高法院 111 年度台抗字第 437 號民事裁定）。彭庭長表示可以參考與保全證據性質接近的查證人制度。
- 在查證人制度中，智財案件審理法第 19 條明定要記載專利權受損害的理由。至於是否要審酌專利有效性？由於證據保全是單方申請，不太可能提供不利於申請人的證據，所以法官通常不會做出專利無效的判斷。依職權去判斷專利有效性，應該不是不適當的。少數個案中或許有特殊原因，但應該不是智財法院的通常做法。
- 112 年度民專抗字第 6 號民事裁定中，二審準了證據保全，也駁斥了原審。所以鼓勵律師不要一審後就放棄，還可以透過提抗告去釐清。
- 對於張律師指出，保全證據程序是否「滲入」定暫時狀態處分之「本案勝訴可能性」之法律標準？彭庭長認為不需要把定暫時狀態處分與保全證據的釋明程度畫上等號。
- 智財法院證據保全的一審核准率，112 年有將近 6 成，113 年前兩季也有 47%，拿到國外去比也不會輸。應該不要以個案去判斷法院不保護專利權人。
辯論主義與職權探知主義的衝突
- 智財案件審理法第 6 條 第 4 項、第 29 條規定，法院已知之特殊專業知識，應予當事人辯論機會，避免突襲性裁判。而民事訴訟法則將闡明權及職權探知規定在第 199 條、 278 條、288 條、367-1 條。
- 由以上可知，民事訴訟法不是採絕對的當事人辯論主義。在必要的範圍內還是可以審酌當事人沒有提出的資料，不過如果兩造都有律師代理時會比較節制。
- 彭庭長簡述了新的法院與智慧局間的資訊交流制度、徵詢意見、以及專屬授權之訴訟告知義務，而這些最後會引導到智慧財產權有效性判斷歧異的再審限制。修法前，如果法院已經判斷專利有效且侵權，而被告也已經賠償，後續行政處分卻變更的話，被告還可以提再審把錢要回來。不過修法後，就算專利無效，錢也拿不回來了。
Tobias Pichlmaier, Presiding Judge, District Court in Munich/ Judge, Local Division of Unified Patent Court in Munich
辯論主義與職權探知主義是個哲學問題。兩個理論不相容，律師的責任只是找出需要的工具。在德國專利訴訟或是無效訴訟中，當事人應該負責提供事實和證據給法院，而法官的職責是依據法律做出判決。
對於證據保全、現場查證，這在德國過去也是靠修法來完成。建議台灣可以參考 UPC 的相關規定。
馬宗聖，飛翰外國法事務律師事務所合夥人
- 馬律師指出，美國專利訴訟高度依賴證據開示 (discovery) 來獲取資訊。不過並非所有國家都願意採用這種程序，因為將耗費大量的時間和成本。
- 法官可以自行提出問題，或者基於被告未提出的理由，對專利的有效性作出裁決嗎？就在上個月，聯邦巡迴法院認為由於沒有人在訴訟過程中提出專利法 101 條的適格性問題，所以地方法院依此裁定專利無效是不正當的。法官應該只是一個仲裁者，不應該自行調查證據。
- 不過在實務上，美國法官可能會給一些暗示，例如在詮釋請求項時問「你們有這樣想過嗎？」或是在訴訟過程中表示「這似乎並不明確」，而有經驗的律師就會重新擬定策略。這蠻常發生，不過若是提出沒有人提出過的證據，就不太合適。
- 在美國，整個訴訟過程中專利都是推定有效的 (presumption of validity)。所以會常聽到「專利不是無效的」(the patent is not invalid)這樣的雙重否定用法，強調專利沒有被證明無效。
東崎賢治，長島・大野・常松法律事務所合夥人
辯論主義與職權探知主義
日本是嚴格採用當事人辯論主義，Tosaki 律師很少聽人討論過職權原則。無論是法院還是執業律師，都認為法院的中立性非常重要。
在張律師提到的案例中，法官不能將化合物 C 作為專利無效的理由。當然，由於證據本身已提交給法院，法院可以閱讀並將該證據記錄在案，但法院不能自行組織法律論點。
類似馬律師所提到的，日本法官跟美國類似，也可以非正式地向當事人提出建議或暗示，但除非當事人根據這些暗示提出新的論點，否則法院不能在判決或以任何形式提出當事人未呈現的新論點。另一方面，如果證據存在，且法律論點與當事人所提出的相同，例如被告主張發明 A 在第 10 和第 11 段中提及，但法官認為是在第 20 段提到，在這種情況下，應該是可以的。這是Tosaki 律師所認知的，日本辯論主義與職權原則的邊界。
證據保全
關於台灣有兩種證據保全，第一種類型與日本相同，而第二種類型則沒有聽說過。
法院詢問專利局意見
Tosaki 律師認為，雖然日本法律也規定了法院可以向專利局提出詢問，但他不認為日本法院會詢問案件的實質問題或請求項解釋，因為法院希望自己處理這些問題。日本法院也不會信任日本專利局的請求項解釋。
李素華，國立臺灣大學法律學院教授/智慧財產培訓學院計畫共同主持人
如果當事人丟 100 頁資料給法院，法官真的會去讀嗎？雖然馬律師認為美國法官沒有那麼閒，但台灣的文化可能不太一樣。就像日本的查證制度可以讓企業願意提出證據，但台灣企業可能就死也不拿出來，反正損賠也很低。
要讓台灣的專利訴訟制度發展成什麼樣子？是不是讓不適格的律師在訴訟中拿到不利的結果，也算是一個過程？
現場提問
問 (郁宗勳專利師，常在國際法律事務所)
實務上要證明產品侵權時，常會見到專利權人將疑似侵權者的專利拿來比對系爭專利。但即使在同一個案件中，法官也可能對於此種比對方式是否合適有不同意見。想請教張律師及彭庭長的看法。
答 (張哲倫，理律法律事務所合夥人)
如果侵權物品在公開的市場可以買到，當然都會買來做侵權分析。但實務上還是有很多產品無法取得，所以只好去查潛在被告自己申請的專利，然後推定技術應該跟產品一樣。但這是沒有辦法中的辦法。雖然法院可能接受，也可能不接受。但不這樣做的話，連申請證據保全的釋明都做不到。現在廠商保密的機制都做得很好，半導體零件或材料配方，真的都很難取得。
答 (彭洪英，智慧財產及商業法院庭長)
也有注意到剛剛提到的這個裁定。不過這些案件都挺特別的，很少看到證據保全裁定去一一比對請求項有沒有落入，還寫得這麼詳細。建議以後遇到類似的狀況，當事人可以提抗告去做釐清。如果一審二審法官在辦案經驗或是年資上有差別的話，判斷的標準有可能不一致。每個法官抓的那條線在哪裡，其實不太好說，也涉及個案的判斷。不知道有沒有回答到你的問題。
(郁宗勳專利師，常在國際法律事務所)
就個人經驗，如果是醫藥領域的話，被告的專利是非常有可能應用在自己的產品上，希望以後可以把技術領域納入法官的考量。
研討會資訊
- 主辦單位：經濟部智慧財產局、智慧財產及商業法院
- 日期：2024.10.14
