臺灣代理商對抗平行輸入的商標策略

知名藝人吳鳳數年前自土耳其獨家代理果汁品牌來台銷售，但日前發現有其他廠商以平行輸入方式引進並於台灣販售，甚至使用藝人吳鳳推薦的字樣，造成消費者可能誤認產品來源之情形，除了可能在民事上侵害吳鳳的姓名權外，亦可能因為「搭便車」之行為而違反公平交易法第21條第1項：事業在商品或廣告上，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，使消費者誤以為其他廠商販售之果汁為吳鳳所代理進口，而可能遭到罰鍰或命令停止等行政措施。

不過問題還是在於，代理商面對平行輸入業者的競爭，該採取何種措施來應對呢？在之前一篇文章【酒條通與橡木桶之爭，你選「公司貨」還是「水貨」，Dochi！】以當時台灣兩大通路商，橡木桶與酒條通，引進英國品牌潘迪恩 Penderyn威士忌一事，探討過了公司貨與水貨間的愛恨情仇，本篇文章將以商標的概念出發，尋求代理商排除平行輸入商的可能解決方法。

在國內註冊相同商標？

因各國商標註冊多採屬地主義，因此需要在當地國家申請商標註冊，方可以受到商標保護，舉例而言，A品牌商標在美國註冊，但沒有在台灣申請商標註冊保護，所以在台灣，其他人便可能鑽此漏洞，請先註冊或是使用，以致A品牌日後如果想在台灣推廣業務，可能因為無法使用該商標受到阻礙。

因此，新品牌在進入新市場前，會需要先確認原有的商標品牌是否已遭其他人註冊、或與現有商標有相近或相似的情形，如無，應儘速辦理商標註冊。此時便會遇到第一個問題，應由國外品牌商或是國內代理商申請商標註冊？才可以阻斷平行輸入？

結論是，依目前最高法院的見解，不論是國內外的商標權人同一，或是國外品牌商持有國外商標，國內代理商註冊我國商標，如果台灣代理商註冊的商標是源自於國外品牌商的授權或法律關係，同樣發生權利耗盡原則，台灣代理商不得主張平行輸入商構成商標侵害，即不得排除平行輸入商引進真品之權利。

建立獨立之商標商譽？不同的特別設計？

智財法院在106年度刑智上易字第11號刑事判決中，提出一特別見解，值得深思細譯：
「若內國商標權人經過相當努力，建立自己獨立之商標商譽，使消費者得以認識該商標僅表彰內國商標權人之商品，而非認知該商品是來自於與該內國商標權人有特殊關係的外國商標權人商品，則此時平行輸入之商品會危害內國商標權表彰來源之功能，自不應耗盡其商標權而可禁止平行輸入。另若外國原廠交付給內國經銷商、代理商之商品是專為內國市場所特別設計，與在外國同一商標流通之商品不同，且內國商標權人在行銷時亦強調其獨特性，使消費者認識其商標商品與外國商標權人商品有所區隔時，亦屬內國商標權人已建立自己獨立商譽，此時即得禁止平行輸入。」

乍看之下，智財法院意旨所指排除平行輸入的可能性，便是國內商標權人建立自己獨立之商標商譽，且程度上需與國外商標權人達到足以區隔之情形，甚至是，代理商直接要求品牌原廠針對台灣市場做出與國外流通之商品不同之特別設計（台灣特定版），與在外國同一商標流通之商品做出明顯區分，此時極有可能可以建立自己獨立商譽為由，禁止平行輸入。

在國內註冊另一新商標，與原本商標一起使用？

國外品牌多數是以羅馬字母所組成，來到台灣時，代理商通常也會以原本的品牌而申請商標，與國外品牌商標相同，此時，可以考慮同時申請另一新的中文商標，符合該產品文化屬性以利日後推廣之用，甚至取得國外品牌原廠同意而申請中文音譯商標，與原商標做為區隔，但在日後行銷與銷售時一併使用，使得此新商標在台灣有知名度，甚至超過原本品牌之聲量，而此新商標因爲並無在國外流通，故無權利耗盡問題，這將使日後欲以平行輸入引進之業者，顧忌因無法使用新商標於國內市場行銷或販售，而大大減少平行輸入水貨之意願。