關於「專利侵權訴訟」之定暫時狀態假處分

先前於《專利權人如何保護其權利？》一文中，曾提及定暫時狀態假處分。接續地，本文將探討關於「專利侵權訴訟」之定暫時狀態假處分。

所謂「定暫時狀態假處分」，是聲請人聲請法院就爭執的法律關係作成裁定，命相對人於本案訴訟確定前為一定之作為或不作為，預先實現聲請人本案訴訟的請求，以避免該爭執的法律關係在判決確定前發生急迫危險或重大且無法彌補的損害，導致聲請人事後無從救濟或產生無法彌補的重大損害。

以專利侵權訴訟而言，專利權人於專利受侵害時，除了提起民事訴訟請求損害賠償外，多半會一併請求「排除侵害」（要求侵權人回收並銷毀侵權品）及「預防侵害」（要求侵權人不得再製造、銷售、進口侵權品等），以免專利權人所受之損害不斷擴大。但訴訟案件從起訴到判決確定，動輒花上三、五年，甚至十來年的時間，而在訴訟過程中，侵權人因為不需耗費大量研發成本發明專利，而可大量降低成本，因而削價競爭、搶奪專利權人之市場，致專利權人喪失其競爭優勢，甚至導致專利權人因不敵低價搶單而退出市場。如此，縱然專利權人事後贏得民事訴訟，可能仍不足彌補專利權人其因專利受侵害所受之損失。

此時，專利權人可能選擇依民事訴訟法第538條第1、2項，及智慧財產案件審理法第22條第2項、智慧財產案件審理法施行細則第37條第1、3等規定，向法院聲請定暫時狀態假處分，請求法院於專利權人提出擔保金之情況下，禁止侵權人於民事損害賠償訴訟確定前不得製造、銷售、進口侵權品。

因為定暫時狀態假處分是在本案訴訟確定前預先實現聲請人所主張的權利，對於相對人（被控侵權人）的權益影響十分重大，因此智財案件審理法規定，聲請人（專利權人）應釋明其確有保全之必要性；若聲請人釋明程度不足，法院即應駁回聲請，不可命聲請人提供高額擔保金以取代聲請人釋明的不足。

至於法院於審理所謂「保全必要性」時，則應審酌以下四個法定要件，包括： 1.勝訴可能性 2.聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害 3.雙方損害之程度 4.對公眾利益之影響

以下說明聲請人與相對人針對此四個法定要件攻防之主要重點，及相關實務操作：

一. 「勝訴可能性」：

首先，關於「勝訴可能性」，因為聲請人（專利權人）對相對人（被控侵權人）提出本案侵權訴訟請求損害賠償時，係以「專利權人有效的專利」對「侵害該專利的產品」提出請求，因此，若系爭專利具有撤銷事由，或系爭產品並未侵權，則將來聲請人（專利權人）於損害賠償訴訟即不具有勝訴可能性，而無保全之必要。

因此，在專利侵權類型的定暫時狀態假處分案件中，所謂「勝訴可能性」可進一步分為「專利有效性」、「系爭產品是否侵權」等兩爭點（註：此二爭點為本案損害賠償訴訟之主要爭點，因此，兩造於定暫時狀態假處分案之主張將來亦均可延用到本案訴訟中，甚或兩造可因此預先知悉對方之答辯而調整本案訴訟之策略）。

其中，就「專利有效性」而言： 聲請人固然會提出專利證書及專利侵害分析報告等資料予以主張；但相對人多半會提出若干先前技術資料，或系爭專利外國對應案之申請歷程或舉發結果（需特別注意系爭專利於我國及外國對應案之申請專利範圍是否相同），進而主張「系爭專利已被先前技術所揭露」、「參考國外對應案之申請或舉發結果可知，系爭專利不具新穎性或進步性」，顯然具有應撤銷事由；法院則在技術審查官的協助下，判斷兩造之主張是否有理，認定系爭專利是否具有高度撤銷可能性。

至「系爭產品是否侵權」部分： 聲請人多半會提出相關文件證明其取得之系爭產品確實為相對人所製造或銷售，並提出專利侵害分析報告證明系爭產品確有侵害系爭專利之情事；相對人則可能先抗辯「聲請人無法證明其所採樣之系爭產品為相對人所製造或銷售」、「聲請人無法證明其進行專利侵害分析鑑定的標的物確實為系爭產品」，再進一步抗辯「聲請人提出之鑑定報告有誤、不可採信」，甚至提出其另行委託鑑定之分析報告，主張系爭產品經鑑定後並未侵害系爭專利等。 就此部分，聲請人若無法提出足夠之文件使法院大致相信其所取得、鑑定之標的物確實為相對人所製造或銷售者，則法院將因此駁回聲請人之聲請。因此，聲請人如何「取樣」、「送件委託鑑定」，使得各該證據或公證書得以環環相扣、形成證據鎖鍊，極為重要。 至於是否系爭產品有無侵權部分，法院則將在技術審查官的協助下，儘速做成判斷，以免過度深入審理，導致定暫時狀態假處分程序延宕，而喪失其迅速保障聲請人權益之制度目的。

二. 「聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害」：

定暫時狀態假處分案既然係在本案訴訟確定前即命相對人為一定之作為或不作為，預先實現聲請人於本案訴訟請求之權利，則其對於兩造權益的影響非同小可，因此，法院於決定是否准許聲請時，除了衡量對於兩造所造成之影響外（容後詳述），更須考量其若駁回/核准聲請，對於聲請人/相對人而言是否將遭受無法彌補之損害。

就專利侵權訴訟而言，聲請人可能主張其支出鉅額費用研發系爭專利，原擬取得競爭優勢而獲利，卻因相對人侵權且低價競爭，導致其利用系爭專利所製造之專利產品營收大幅下降，甚至喪失其競爭優勢、可能退出市場，而受有重大損失且為金錢無法彌補的損害。 對此，相對人則可視聲請人所提出之佐證資料，抗辯「聲請人所稱之損害均可用金錢彌補」、「聲請人無法證明其所主張之研發費用確實係用於研發系爭專利」、「未能證明其所稱之專利產品確實是利用系爭專利所製造，則該自稱之產品營收下降自無從採信」、「無法證明聲請人營收下降與系爭產品間具有因果關係」（因為影響產品營收的因素眾多，且市面上可能還有其他替代性產品）等，也可依實際情形，主張因為系爭產品占其相對人公司整體營收比例過大，若法院裁准定暫時狀態假處分，命其不得製造、銷售系爭產品，將可能導致公司倒閉。 法院則將視兩造主張及相關佐證資料判斷是否確實有必要核准聲請。

三. 「雙方損害之程度」：

對聲請人而言，定暫時狀態假處分核駁對其之影響，即為其是否將持續遭受相對人之侵害；而對相對人而言，則將面臨是否得以繼續製造、銷售系爭產品。正因為定暫時狀態假處分的核駁對於兩造而言，均將造成既深且廣的影響，因此，法院於審理此類案件時，也會特別斟酌對於兩造所造成之損害程度，做出適當之裁判以權衡兩造間的權益。

四. 「對公眾利益之影響」：

一般而言，除了少數涉及藥品專利案件，聲請人請求相對人不得製造某些藥品可能嚴重影響公眾利益外，大多數之專利侵權定暫時狀態假處分案的核駁，並不會對公眾利益產生過大影響。相對人縱然主張若其遭禁止不得製造販賣產品，可能無法使相關消費者可以取得更具競爭力的產品，而對公眾利益有所影響，但法院可能以市面上尚存有其他替代性產品為由，認定縱然命相對人不得製造販賣系爭產品，不致對公眾產生嚴重不利影響。

以上即為雙方對於定暫時狀態假處分四個法定要件常見之攻防方法 。其中，因為聲請人要提出具體事證釋明其符合「勝訴可能性」及「聲請之准駁對於聲請人將造成無法彌補之損害」極其困難，因此，此二爭點往往也是雙方攻防的主要重點。

至於假處分之擔保金，一般多參考民事假處分案件，以假處分將來可能造成相對人之損失數額予以計算，故擔保金之多寡須視個案情形而定。

最後，在一般情況下，法院對於定暫時狀態假處分案多半僅召開一次庭期，使雙方有陳述意見的機會，之後法院便依照卷內事證，斟酌聲請人之聲請是否全部符合四個要件而作成裁定。目前智慧財產法院未曾核准專利侵權之定暫時狀態假處分之聲請，此或許是因為若於本案訴訟確定前即命相對人不得製造、銷售產品，對於相對人之權利影響重大，因此，法院特別嚴加審查，若聲請人無法釋明其已符合前述的四個要件，則法院便駁回聲請人的聲請。

附帶說明的是，專利權人要成功獲准定暫時狀態假處分並不容易，其本案訴訟也可能因此暫停審理，此種情況下，若專利權人最終未取得定暫時狀態假處分裁定，則專利權人反而因為此一聲請而更晚取得排除侵害之裁判。因此，專利權人於提出本案損害賠償訴訟後，是否有必要另行聲請定暫時狀態假處分，建議仍視專利權人可提出之事證充足程度，並參考專業人士之建議後再予決定。

（本文最後更新日期：2021.09.11） 如果喜歡我的文章，請追蹤我、幫我按愛心❤或讚賞。 Email：hyrlawyer@outlook.com 臉書：黃鈺如律師 IG：hyrlawyer